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Bei identi­schen Waren oder Dienst­leis­tungen kann eine Verwechs­lungs­gefahr bestehen, wenn das streitige Zeichen durch die Anein­an­der­reihung der Unter­neh­mens­be­zeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeich­nungs­kräf­tigen einge­tra­genen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusam­men­ge­setzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamt­ein­druck zu prägen, eine selbständig kennzeich­nende Stellung behält.

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In der Rechts­sache C‑120/04
betreffend ein Vorab­ent­schei­dungs­er­suchen nach Artikel 234 EG, einge­reicht vom Oberlan­des­ge­richt Düsseldorf (Deutschland) mit Entscheidung vom 17. Februar 2004, beim Gerichtshof einge­gangen am 5. März 2004, in dem Verfahren

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erlässt

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammer­prä­si­denten C. W. A. Timmermans sowie der Richter C. Gulmann (Bericht­erstatter), R. Schintgen, G. Arestis und J. Klucka,

General­anwalt: F. G. Jacobs,

[…]

folgendes Urteil

1. Das Vorab­ent­schei­dungs­er­suchen betrifft die Auslegung von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richt­linie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Anglei­chung der Rechts­vor­schriften der Mitglied­staaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, im Folgenden: Richtlinie).

2. Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechts­streits zwischen der Medion AG (im Folgenden: Klägerin) und der Thomson multi­media Sales Germany & Austria GmbH (im Folgenden: Beklagte) über die Verwendung der für die Klägerin einge­tra­genen Marke LIFE in dem zusam­men­ge­setzten Zeichen „THOMSON LIFE“ durch die Beklagte.

Recht­licher Rahmen

3. In der den Marken­schutz betref­fenden zehnten Begrün­dungs­er­wägung der Richt­linie heißt es:

„Zweck des durch die einge­tragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbe­sondere die Herkunfts­funktion der Marke zu gewähr­leisten; dieser Schutz ist absolut im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienst­leis­tungen. Der Schutz erstreckt sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke und der jewei­ligen Waren oder Dienst­leis­tungen. Es ist unbedingt erfor­derlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechs­lungs­gefahr auszu­legen. Die Verwechs­lungs­gefahr stellt die spezi­fische Voraus­setzung für den Schutz dar; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbe­sondere dem Bekannt­heitsgrad der Marke im Markt, der gedank­lichen Verbindung, die das benutzte oder einge­tragene Zeichen zu ihr hervor­rufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekenn­zeich­neten Waren oder Dienstleistungen …“

4. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richt­linie lautet:

„Die einge­tragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließ­liches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäft­lichen Verkehr

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienst­leis­tungen für das Publikum die Gefahr von Verwechs­lungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“

5. Diese Vorschrift wurde durch § 14 Absatz 2 Nummer 2 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Marken­gesetz) vom 25. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I S. 3082) in deutsches Recht umgesetzt.

Ausgangs­rechts­streit und Vorlagefrage

6. Die Klägerin ist in Deutschland Inhaberin der am 29. August 1998 einge­tra­genen Marke LIFE für Geräte der Unter­hal­tungs­elek­tronik. Sie erzielt auf dem Gebiet der Herstellung und Vermarktung dieser Produkte jährlich einen Umsatz in Höhe von mehreren Milli­arden Euro.

7. Die Beklagte gehört zu einer der weltweit führenden Gruppen in der Unter­hal­tungs­elek­tronik­branche. Sie vermarktet einige ihrer Produkte unter der Bezeichnung „THOMSON LIFE“.

8. Im Juli 2002 erhob die Klägerin beim Landge­richt Düsseldorf eine Klage wegen Verletzung des Marken­rechts. Sie beantragte, der Beklagten zu verbieten, das Zeichen „THOMSON LIFE“ zur Bezeichnung bestimmter Geräte der Unter­hal­tungs­elek­tronik zu verwenden.

9. Das Landge­richt Düsseldorf wies diese Klage ab, da nach seiner Ansicht keine Verwechs­lungs­gefahr mit der Marke LIFE bestand.

10. Die Klägerin legte Berufung beim vorle­genden Gericht ein. Sie beantragt bei diesem, der Beklagten zu verbieten, das Zeichen „THOMSON LIFE“ für Fernseh­geräte, Radio­re­corder, CD-Player und HiFi-Anlagen zu verwenden.

11. Das vorle­gende Gericht führt aus, dass die Entscheidung des Rechts­streits davon abhänge, ob zwischen der Marke LIFE und dem zusam­men­ge­setzten Zeichen „THOMSON LIFE“ eine Verwechs­lungs­gefahr im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richt­linie bestehe.

12. Nach der von der so genannten „Präge­theorie“ gelei­teten aktuellen Recht­spre­chung des Bundes­ge­richts­hofes müsse für die Beurteilung der Ähnlichkeit des strei­tigen Zeichens der von beiden Zeichen hervor­ge­rufene Gesamt­ein­druck zugrunde gelegt und ermittelt werden, ob der überein­stim­mende Teil das zusam­men­ge­setzte Zeichen derart präge, dass die anderen Bestand­teile für den Gesamt­ein­druck weitgehend in den Hinter­grund träten. Für eine Verwechs­lungs­gefahr reiche es nicht aus, dass der überein­stim­mende Bestandteil den Gesamt­ein­druck des Zeichens lediglich mitbe­stimme. Es spiele keine Rolle, ob die übernommene Marke im zusam­men­ge­setzten Zeichen eine selbständig kennzeich­nende Stellung behalten habe.

13. Nach Ansicht des vorle­genden Gerichts besteht im hier fraglichen Waren­sektor eine Bezeich­nungs­ge­wohnheit darin, den Herstel­ler­namen in den Vorder­grund zu rücken. Genauer gesagt trage im Ausgangs­ver­fahren der Herstel­lername „THOMSON“ wesentlich zum Gesamt­ein­druck des Zeichens „THOMSON LIFE“ bei. Die dem Bestandteil „LIFE“ zukom­mende normale Kennzeich­nungs­kraft reiche nicht aus, um die Mitprägung des Gesamt­ein­drucks des Zeichens durch den Herstel­ler­namen „THOMSON“ auszuschließen.

14. Die aktuelle Recht­spre­chung des Bundes­ge­richts­hofes sei aber nicht unbestritten. Ein Teil der Lehre vertrete eine abwei­chende Meinung. Diese stehe im Übrigen mit der früheren Recht­spre­chung des Bundes­ge­richts­hofes im Einklang, wonach eine Verwechs­lungs­gefahr zu bejahen gewesen sei, wenn der überein­stim­mende Teil in dem strei­tigen Zeichen eine selbständig kennzeich­nende Stellung habe und in ihm nicht derart unter­ge­gangen oder in den Hinter­grund getreten sei, dass er seine Eignung verloren habe, die Erinnerung an die einge­tragene Marke wachzurufen.

15. Nach Ansicht des vorle­genden Gerichts ist nach der letzt­ge­nannten Rechts­meinung im Ausgangs­ver­fahren eine Verwechs­lungs­gefahr zu bejahen, da die Marke LIFE im Zeichen „THOMSON LIFE“ eine selbständig kennzeich­nende Stellung behalte.

16. Letztlich stelle sich die Frage, wie bei Anwendung des Krite­riums des durch die Zeichen hervor­ge­ru­fenen Gesamt­ein­drucks verhindert werden könne, dass sich ein Dritter eine einge­tragene Marke durch Hinzu­fügung seiner Unter­neh­mens­be­zeichnung aneigne

17. Vor diesem Hinter­grund hat das vorle­gende Gericht beschlossen, das Verfahren auszu­setzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorab­ent­scheidung vorzulegen:

Ist Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richt­linie dahin auszu­legen, dass für das Publikum die Gefahr von Verwechs­lungen – bei Identität der Waren oder Dienst­leis­tungen sich gegen­über­ste­hender Zeichen – auch dann besteht, wenn eine ältere – normal kennzeich­nungs­kräftige – Wortmarke in der Weise in das jüngere zusam­men­ge­setzte Wortzeichen eines Dritten oder sein durch Wortele­mente bestimmtes Wort /Bildzeichen übernommen wird, dass der älteren Marke die Unter­neh­mens­be­zeichnung des Dritten voran­ge­stellt wird und die ältere Marke zwar nicht den Gesamt­ein­druck des zusam­men­ge­setzten Zeichens allein prägt, dass sie in dem zusam­men­ge­setzten Zeichen aber eine selbständig kennzeich­nende Stellung behält?
Zur Vorlagefrage

18. Mit seiner Frage möchte das vorle­gende Gericht im Wesent­lichen wissen, ob Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richt­linie dahin auszu­legen ist, dass bei identi­schen Waren oder Dienst­leis­tungen eine Verwechs­lungs­gefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Anein­an­der­reihung der Unter­neh­mens­be­zeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeich­nungs­kräf­tigen einge­tra­genen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusam­men­ge­setzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamt­ein­druck zu prägen, eine selbständig kennzeich­nende Stellung behält.

Vor dem Gerichtshof abgegebene Erklärungen

19. Die Klägerin und die Kommission der Europäi­schen Gemein­schaften schlagen vor, die Vorla­ge­frage zu bejahen.

20. Die Klägerin wendet sich gegen die Präge­theorie. Diese erlaube es, sich eine einge­tragene Marke durch die schlichte Hinzu­fügung eines Herstel­ler­namens anzueignen. Ein solcher Gebrauch der Marke beein­trächtige die Herkunftsfunktion.

21. Die Kommission macht geltend, dass unter Umständen wie denen des Ausgangs­ver­fahrens die beiden in dem zusam­men­ge­setzten Zeichen verwen­deten Begriffe gleich­wertig seien. Dem Begriff „LIFE“ komme keine völlig unter­ge­ordnete Rolle zu. Da somit nicht ausschließlich die Bezeichnung „THOMSON“ den Gesamt­ein­druck präge, seien das zusam­men­ge­setzte Zeichen und die einge­tragene Marke ähnlich im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richt­linie. Eine Verwechs­lungs­gefahr könnte demnach angenommen werden, zumal die beiden Unter­nehmen identische Waren anböten.

22. Die Beklagte schlägt vor, die Vorla­ge­frage zu verneinen. Sie vertritt eine Auslegung der Richt­linie im Einklang mit der Präge­theorie. Das im Ausgangs­ver­fahren streitige Zeichen könne nicht mit der Marke der Klägerin verwechselt werden, weil es den Herstel­ler­namen „THOMSON“ als Bestandteil enthalte, dem dieselbe Bedeutung wie dem anderen Zeichen­be­standteil zukomme. Der Begriff „LIFE“ diene nur zur Bezeichnung einer Produkt­linie. Jeden­falls sei ausge­schlossen, dass der Bestandteil „LIFE“ den Gesamt­ein­druck dominiere, den die Bezeichnung „THOMSON LIFE“ hervorrufe.

Antwort des Gerichtshofes

23. Die Haupt­funktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endab­nehmer die Ursprungs­iden­tität der gekenn­zeich­neten Ware oder Dienst­leistung zu garan­tieren, indem sie es ihm ermög­licht, diese Ware oder Dienst­leistung ohne Verwechs­lungs­gefahr von denje­nigen anderer Herkunft zu unter­scheiden (vgl. u. a. Urteile vom 29. September 1998 in der Rechts­sache C 39/97, Canon, Slg. 1998, I 5507, Randnr. 28, und vom 29. April 2004 in der Rechts­sache C 371/02, Björne­kulla Frukt­in­dus­trier, Slg. 2004, I 5791, Randnr. 20).

24. Die zehnte Begrün­dungs­er­wägung der Richt­linie betont, dass der durch die einge­tragene Marke gewährte Schutz bezweckt, die Herkunfts­funktion der Marke zu gewähr­leisten, und dass bei Ähnlichkeit der Marke und des Zeichens sowie der Waren oder Dienst­leis­tungen die Verwechs­lungs­gefahr die spezi­fische Voraus­setzung für den Schutz darstellt.

25. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richt­linie betrifft deshalb nur den Fall, dass für das Publikum wegen der Identität oder der Ähnlichkeit von Marken und der damit bezeich­neten Waren oder Dienst­leis­tungen eine Verwechs­lungs­gefahr besteht.

26. Verwechs­lungs­gefahr im Sinne dieser Bestimmung liegt vor, wenn die Öffent­lichkeit glauben könnte, dass die betref­fenden Waren oder Dienst­leis­tungen aus demselben Unter­nehmen oder gegebe­nen­falls aus wirtschaftlich mitein­ander verbun­denen Unter­nehmen stammen (vgl. u. a. Urteil vom 22. Juni 1999 in der Rechts­sache C 342/97, Lloyd Schuh­fabrik Meyer, Slg. 1999, I 3819, Randnr. 17).

27. Das Vorliegen von Verwechs­lungs­gefahr für die Öffent­lichkeit ist unter Berück­sich­tigung aller Umstände des Einzel­falls umfassend zu beurteilen (vgl. Urteile vom 11. November 1997 in der Rechts­sache C 251/95, SABEL, Slg. 1997, I 6191, Randnr. 22, Lloyd Schuh­fabrik Meyer, Randnr. 18, und vom 22. Juni 2000 in der Rechts­sache C 425/98, Marca Mode, Slg. 2000, I 4861, Randnr. 40, sowie zu dem im Wesent­lichen mit Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richt­linie gleich­lau­tenden Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemein­schafts­marke [ABl. 1994, L 11, S. 1] Beschluss vom 28. April 2004 in der Rechts­sache C 3/03 P, Matratzen Concord/HABM, Slg. 2004, I 3657, Randnr. 28).

28. Bei der umfas­senden Beurteilung der Verwechs­lungs­gefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betref­fenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist auf den Gesamt­ein­druck abzustellen, den die Marken hervor­rufen, wobei insbe­sondere die sie unter­schei­denden und dominie­renden Elemente zu berück­sich­tigen sind. Für die umfas­sende Beurteilung der Verwechs­lungs­gefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durch­schnitts­ver­braucher dieser Waren oder Dienst­leis­tungen wirkt. Der Durch­schnitts­ver­braucher nimmt eine Marke regel­mäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschie­denen Einzel­heiten (vgl. u. a. Urteile SABEL, Randnr. 23, und Lloyd Schuh­fabrik Meyer, Randnr. 25, sowie Beschluss Matratzen Concord/HABM, Randnr. 29).

29. Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechs­lungs­gefahr bedeutet die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berück­sich­tigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes mitein­ander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestand­teile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angespro­chenen Verkehrs­kreise hervor­ge­ru­fenen Gesamt­ein­druck prägend sein könnten (vgl. Beschluss Matratzen Concord/HABM, Randnr. 32).

30. Jenseits des Normal­falls, dass der Durch­schnitts­ver­braucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt, und ungeachtet dessen, dass der Gesamt­ein­druck von einem oder mehreren Bestand­teilen einer komplexen Marke dominiert werden kann, ist jedoch keineswegs ausge­schlossen, dass im Einzelfall eine ältere Marke, die von einem Dritten in einem zusam­men­ge­setzten Zeichen benutzt wird, das die Unter­neh­mens­be­zeichnung dieses Dritten enthält, eine selbständig kennzeich­nende Stellung in dem zusam­men­ge­setzten Zeichen behält, ohne aber darin den dominie­renden Bestandteil zu bilden.

31. In einem solchen Fall kann der von dem zusam­men­ge­setzten Zeichen hervor­ge­rufene Gesamt­ein­druck das Publikum glauben machen, dass die fraglichen Waren oder Dienst­leis­tungen zumindest aus wirtschaftlich mitein­ander verbun­denen Unter­nehmen stammen, in welchem Fall das Vorliegen von Verwechs­lungs­gefahr zu bejahen ist.

32. Die Feststellung von Verwechs­lungs­gefahr kann nicht von der Voraus­setzung abhängig gemacht werden, dass der von dem zusam­men­ge­setzten Zeichen hervor­ge­rufene Gesamt­ein­druck von dem Teil des Zeichens, das die ältere Marke bildet, dominiert wird.

33. Mit einer solchen Voraus­setzung würde der Inhaber der älteren Marke des durch Artikel 5 Absatz 1 der Richt­linie verlie­henen ausschließ­lichen Rechts beraubt, obwohl diese Marke in dem zusam­men­ge­setzten Zeichen eine zwar nicht dominie­rende, aber selbständig kennzeich­nende Stellung behielte.

34. Das wäre z. B. der Fall, wenn der Inhaber einer bekannten Marke ein zusam­men­ge­setztes Zeichen benutzt, das diese Marke und eine ältere, selbst nicht bekannte Marke anein­an­der­reiht. Ebenso wäre das der Fall, wenn das zusam­men­ge­setzte Zeichen aus dieser älteren Marke und einem bekannten Handels­namen bestünde. Der Gesamt­ein­druck würde dann nämlich meistens von der bekannten Marke oder dem bekannten Handels­namen als Bestandteil des zusam­men­ge­setzten Zeichens dominiert.

35. Somit wäre entgegen der in der zehnten Begrün­dungs­er­wägung der Richt­linie zum Ausdruck gebrachten Absicht des Gemein­schafts­ge­setz­gebers der Schutz der Herkunfts­funktion der Marke nicht gewähr­leistet, obwohl diese Marke eine selbständig kennzeich­nende Stellung in dem zusam­men­ge­setzten Zeichen behalten hat.

36. Deshalb genügt für die Feststellung von Verwechs­lungs­gefahr, dass das Publikum aufgrund der von der älteren Marke behal­tenen selbständig kennzeich­nenden Stellung auch den Inhaber dieser Marke mit der Herkunft der Waren oder Dienst­leis­tungen in Verbindung bringt, die von dem zusam­men­ge­setzten Zeichen erfasst werden.

37. Daher ist auf die Vorla­ge­frage zu antworten, dass Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richt­linie dahin auszu­legen ist, dass bei identi­schen Waren oder Dienst­leis­tungen eine Verwechs­lungs­gefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Anein­an­der­reihung der Unter­neh­mens­be­zeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeich­nungs­kräf­tigen einge­tra­genen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusam­men­ge­setzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamt­ein­druck zu prägen, eine selbständig kennzeich­nende Stellung behält.

Kosten

38. Für die Parteien des Ausgangs­ver­fahrens ist das Verfahren ein Zwischen­streit in dem bei dem vorle­genden Gericht anhän­gigen Rechts­streit; die Kosten­ent­scheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Betei­ligter für die Abgabe von Erklä­rungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zweite Kammer) für Recht erkannt:

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richt­linie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Anglei­chung der Rechts­vor­schriften der Mitglied­staaten über die Marken ist dahin auszu­legen, dass bei identi­schen Waren oder Dienst­leis­tungen eine Verwechs­lungs­gefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Anein­an­der­reihung der Unter­neh­mens­be­zeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeich­nungs­kräf­tigen einge­tra­genen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusam­men­ge­setzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamt­ein­druck zu prägen, eine selbständig kennzeich­nende Stellung behält.