Piccolo ./. PIKO

In seiner Entscheidung über den Wider­spruch aus der Marke PIKO gegen Piccolo hat das Bundes­pa­tent­ge­richt eine unmit­telbare aber auch mittelbare Verwechs­lungs­gefahr, die assoziative Verwechs­lungs­gefahr und die mittel­baren begriff­lichen Verwechs­lungs­gefahr zwischen den Bezeich­nungen abgelehnt.

Entscheidung des hat der 33. Senat (Marken-Beschwer­de­senat) auf die mündliche Verhandlung vom 10. Januar 2012 AZ 33 W (pat) 55/10.

Piccolo

”Klasse 28: Spielzeuge“

PIKO

„Klasse 28: Spielzeug, nämlich Modell­ei­sen­bahnen, Gebäu­de­mo­delle, elektro­me­cha­nische Spiel­waren, Kinder­haus­halts­geräte, Kaufla­den­ge­gen­stände, Baufahr­zeuge aus Plastik sowie aufsitzbare Plastik­fahr­zeuge für Kinder.“

Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist nach Überprüfung der Sach- und Rechtslage als unbegründet zurück­zu­weisen. Die Marken­stelle hat zu Recht den Wider­spruch aus der Marke 2 022 296 wegen Nicht­be­stehens einer Verwechs­lungs­gefahr nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Das Vorliegen einer Verwechs­lungs­gefahr ist unter Berück­sich­tigung aller Umstände des Einzel­falls umfassend zu beurteilen. Ob sie vorliegt, bemisst sich nach dem Zusam­men­wirken der Ähnlichkeit der Waren und Dienst­leis­tungen, der Kennzeich­nungs­kraft und der Ähnlichkeit der Marken. Eine völlig fehlende Ähnlichkeit in einem Bereich kann durch das Vorliegen der anderen Tatbe­stands­merkmale nicht kompen­siert werden (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 – CANON; BGH GRUR 1999, 995 – HONKA).

Verwechs­lungs­gefahr ist dann anzunehmen, wenn die Öffent­lichkeit glauben könnte, dass die betref­fenden Waren oder Dienst­leis­tungen aus demselben Unter­nehmen oder gegebe­nen­falls aus wirtschaftlich mitein­ander verbun­denen Unter­nehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1043, Rdnr. 26 – THOMSON LIFE).

1. Unter die angegrif­fenen Waren „Spiel­zeuge“ der jüngeren Marke fallen die Waren „Spielzeug, nämlich Modell­ei­sen­bahnen, Gebäu­de­mo­delle, elektro­me­cha­nische Spiel­waren, Kinder­haus­halts­geräte, Kaufla­den­ge­gen­stände, Baufahr­zeuge aus Plastik sowie aufsitzbare Plastik­fahr­zeuge für Kinder“ der Wider­spruchs­marke, so dass zwischen ihnen Identität besteht. Die beider­sei­tigen Marken müssen folglich einen ausrei­chend großen Abstand zuein­ander einhalten.

2. Die Wider­spruchs­marke weist in Verbindung mit den für sie geschützten Waren von Hause aus eine normale Kennzeich­nungs­kraft auf. Aus dem von der Wider­spre­chenden vorge­legten Wikipedia-Beleg (Bl. 51 VA) geht zwar hervor, dass die Worte „Piko“ und „Pico“ in der deutschen Sprache u. a. Begriffen voran­ge­stellt werden und damit als Maßeinheit im Sinne von „ein Billi­onstel“ Verwendung finden (vgl. „Wikipedia“ unter „http://de.wikipedia.org/wiki/Pico“). In dieser Bedeutung sind die Präfixe „Piko-“ und „Pico-“ auch lexika­lisch nachweisbar (vgl. Duden – Deutsches Univer­sal­wör­terbuch, 6. Auflage, Mannheim, 2006, CD-ROM). Der mit ihnen zum Ausdruck gebrachte Verklei­ne­rungs­maßstab ist jedoch im Spiel­wa­ren­be­reich unrea­lis­tisch, da entspre­chendes Spielzeug nicht sichtbar und handhabbar wäre. Ausrei­chende Belege, die darauf schließen lassen, dass der Verkehr die Wider­spruchs­marke als Synonym für „sehr klein“ bzw. „klein“ und damit gerade in Verbindung mit den geschützten Waren als beschrei­bende Angabe auffasst, konnten nicht ermittelt werden. Zudem werden die allge­meinen Verkehrs­kreise, insbe­sondere Kinder, die Bedeutung des Wortes „Piko-“ im Sinne einer Maßeinheit nicht kennen. Es handelt sich um einen Fachbe­griff, dem im täglichen Leben mangels Verklei­ne­rungen von eins zu einer Billion keine oder allen­falls eine unter­ge­ordnete Rolle zukommt.

Für die von der Wider­spre­chenden geltend gemachte erhöhte Kennzeich­nungs­kraft liegen keine ausrei­chenden Anhalts­punkte vor. Sie setzt eine gestei­gerte Verkehrs­be­kanntheit gerade für die einge­tra­genen Waren oder Dienst­leis­tungen der älteren Marke voraus (vgl. BGH GRUR 2007, 780, 784, Rdnr. 36 – Prali­nenform). Hierbei sind alle relevanten Umstände heran­zu­ziehen, wie der von der Marke gehaltene Markt­anteil, die Inten­sität, die geogra­phische Verbreitung sowie die Dauer der Marken­ver­wendung, die dafür aufge­wen­deten Werbe­mittel und Umsatz­zahlen (vgl. Ströbele/Hacker, Marken­gesetz, 10. Auflage, § 9, Rdnr. 138 f.).

Entspre­chende Angaben oder Unter­lagen hat die Beschwer­de­füh­rerin jedoch weder im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch im Verfahren vor dem Bundes­pa­tent­ge­richt gemacht bzw. einge­reicht. Tatsachen, die eine erhöhte Kennzeich­nungs­kraft belegen, sind vom Inhaber des älteren Rechts darzu­legen und glaubhaft zu machen, sofern sie nicht ausnahms­weise amts- bzw. gerichts­be­kannt sind (vgl. BPatG GRUR 1997, 840, 842 f. – Lindora/Linola; BGH GRUR 2006, 859 (Nr. 33) – Malte­ser­kreuz; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rd. 148 f. m. w. N.) Mangels eigener Erkennt­nisse des Senats hätte die Wider­spre­chende folglich entspre­chende Belege zur Verkehrs­be­kanntheit einreichen müssen.

Die vorge­legten Regis­ter­auszüge zu weiteren ihr gehörenden Piko‑, Picco- oder Picoo-Marken reichen hierfür nicht aus, da sie nichts über die Benutzung im Verkehr aussagen. Im Übrigen bestehen ausweislich des Verfah­rens­stands „Akte vernichtet“ die ebenfalls geltend gemachten Eintra­gungen mit den Regis­ter­nummern 716 085 und 832 058 nicht mehr.

Die in der mündlichen Verhandlung von der Wider­spre­chenden beantragte Schrift­satz­frist von drei Wochen für „weiteren Sachvortrag zur erhöhten Bekanntheit der Wider­spruchs­marke“ war nicht zu gewähren. Grund­sätzlich können gemäß § 296a Satz 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung, auf die der Beschluss ergeht, Angriffs- und Vertei­di­gungs­mittel nicht mehr vorge­bracht werden.

Etwas anderes gilt nach § 296a Satz 2 ZPO ausnahms­weise im Fall des § 283 ZPO. Danach kann auf Antrag einer Partei eine Frist zur Einrei­chung eines Schrift­satzes bestimmt werden, wenn sie sich in der mündlichen Verhandlung auf ein Vorbringen des Gegners, das auch Tatsa­chen­be­haup­tungen umfassen kann (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 32. Auflage, § 283, Rdnr. 2), nicht erklären konnte, weil es ihr nicht recht­zeitig vor dem Termin mitge­teilt worden ist. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, da die Marken­in­ha­berin sich zur Kennzeich­nungs­kraft nicht geäußert hat und zur mündlichen Verhandlung auch nicht erschienen ist. Demzu­folge ist insgesamt von einer normalen Kennzeich­nungs­kraft der Wider­spruchs­marke auszu­gehen, so dass der auf Grund der Waren­iden­tität zu fordernde weite Abstand der beiden Marken zuein­ander nicht noch größer ausfallen muss.

3. Auch unter Zugrun­de­legung obiger Anfor­de­rungen ist die Ähnlichkeit der Marken 30 2008 000 408 und 2 022 296 zu verneinen. Auszu­gehen ist hierbei von der Auffassung aller Verkehrs­teil­nehmer, da sich die beider­sei­tigen Waren an die Allge­meinheit, insbe­sondere an Kinder und Jugend­liche, richten.

a) Eine unmit­telbare Verwechs­lungs­gefahr zwischen den Vergleichs­zeichen besteht nicht. Die Marken­ähn­lichkeit ist anhand des Gesamt­ein­drucks nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbe­sondere die unter­schei­dungs­kräf­tigen und dominie­renden Elemente zu berück­sich­tigen sind. Abzustellen ist auf die Wahrnehmung des angespro­chenen Durch­schnitts­ver­brau­chers, der eine Marke regel­mäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschie­denen Einzel­heiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414, Rdnr. 19 – ZIHR/SIR; EuGH, a. a. O., 1044, Rdnr. 28 – THOMSON LIFE; EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845, Rdnr. 29 – Matratzen; BGH GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/ZWEIBRÜDER). Bei mehrglied­rigen Zeichen kann der Gesamt­ein­druck durch einzelne Bestand­teile geprägt werden. Dies setzt voraus, dass die anderen weitgehend in den Hinter­grund treten und den Gesamt­ein­druck des Zeichens nicht mitbe­stimmen (vgl. u. a. – 9 – BGH GRUR 2004, 598, Rdnr. 17 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 – MUSTANG).

(1) Vom Gesamt­ein­druck her ist die Gefahr unmit­tel­barer Verwechs­lungen beider Marken nicht gegeben. Das ältere Zeichen ist eine Wortmarke und enthält im Gegensatz zur angegrif­fenen Marke keine graphi­schen Elemente. Diese fallen bei dem jüngeren Zeichen durch den kindlich gezeich­neten Kopf anstelle des Buchstabens „O“, die handschrift­liche Stili­sierung der übrigen Buchstaben sowie die graue Unter­legung des Wortes „PICCOLO“ visuell deutlich auf.

(2) Klanglich weisen die Wider­spruchs­marke und die angegriffene Marke ausrei­chende Unter­schiede auf. Hierbei ist davon auszu­gehen, dass die Verkehrs­kreise letzt­ge­nannte vornehmlich mit „PICCOLO“ benennen werden. Bei diesem Bestandteil handelt es sich in dem jüngeren Zeichen um das einzige Wort, dem trotz seines Hinweises auf die Größe der gekenn­zeich­neten Waren als einfachster und kürzester Bezeich­nungsform grund­sätzlich die prägende Bedeutung zukommt (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 859, 862, Rdnr. 29 – Malte­ser­kreuz; BGH GRUR 2008, 903, 905, Rdnr. 25 – SIERRA ANTIGUO).

Demzu­folge stehen sich klanglich die Begriffe „PICCOLO“ und „PIKO“ gegenüber. Trotz des Umstands, dass in ihnen die ähnlich klingenden Buchsta­ben­folgen „PICCO-“ und „PIKO“ zu finden sind und Zeichen­an­fänge vom Verkehr stärker beachtet werden (vgl. BGH GRUR 2003, 1047, 1049 – Kellogg’s/Kelly’s), reichen die Unter­schiede im Übrigen aus, um klang­liche Verwechs­lungen in rechts­er­heb­lichem Umfang auszu­schließen. Die Vokal­folgen „i‑o-o“ und „i‑o“ weichen genügend deutlich vonein­ander ab. Der Buchstabe „i“ klingt im Gegensatz zum Buchstaben „o“ heller, so dass der dunkle Klang­cha­rakter am Ende bei der jüngeren Marke stärker zur Geltung kommt. Lediglich die zweiten Silben „co“ und „ko“ der Vergleichs­zeichen werden identisch ausge­sprochen. Demge­genüber unter­scheidet sich die erste Silbe „pic“ des angemel­deten Zeichens durch den klang­starken Konso­nanten „c“ am Ende klar vernehmbar von der ersten Silbe „pi“ der Wider­spruchs­marke. Anhalts­punkte dafür, dass die dritte Silbe „lo“ der angegrif­fenen Marke bei der Aussprache verschluckt wird, sind nicht erkennbar. Sie steht zwar am Ende, doch fügt sie sich in das klang­liche Gesamt­gefüge ein und fällt durch den Vokal „o“ stark auf. Zudem handelt es sich nicht um einen beschrei­benden oder sonst kennzeich­nungs­schwachen Bestandteil, der vom Verkehr wegge­lassen würde.

Ergänzend ist schließlich in Betracht zu ziehen, dass „PICCOLO“ ein Gesamt­be­griff ist, der regel­mäßig nicht auf die ersten beiden Silben verkürzt wird. Außerdem wird die Gefahr von Verwechs­lungen durch den Umstand vermindert, dass es sich bei dem Begriff „PIKO“ um ein Kurzwort handelt, das besser und genauer in Erinnerung behalten wird als ein längeres Markenwort. Insofern können unter Umständen bereits Abwei­chungen in nur einem Laut Verwechs­lungen ausschließen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 241).

Auch wenn der Bestandteil „PICCOLO“ der angegrif­fenen Marke nicht als Kurzwort angesehen werden kann, so ist doch zu berück­sich­tigen, dass er sich als bekannter Gesamt­be­griff gut einprägt und damit ebenfalls leichter von anderen Begriffen abgrenzen lässt.

(3) Auch in schrift­bild­licher Hinsicht kommen sich die Vergleichs­zeichen nicht so nahe, dass mit Verwechs­lungen in rechts­er­heb­lichem Umfang zu rechnen ist. Es ist klar erkennbar, dass das Wort „PIKO“ aus vier und das Wort „PICCOLO“ aus sieben Buchstaben besteht. An der dritten Position stehen sich des Weiteren die etwas andere Konturen aufwei­senden Schrift­zeichen „K“ und „C“, an der vierten Position die Schrift­zeichen „O“ und „C“ gegenüber. Die Buchsta­ben­folge „LO“ am Ende des Zeichens „PICCOLO“ findet keine Entspre­chung in der Wider­spruchs­marke und tritt insbe­sondere durch die Kreisform des Buchstabens „O“ deutlich hervor. Insgesamt wirkt die angegriffene Marke durch die jeweils doppelt vorkom­menden Buchstaben „C“ und „O“ runder und weicher. Ergänzend ist in die Erwägungen mit einzu­be­ziehen, dass sie einen stili­sierten Kopf und ein ovales Bildelement aufweist. Diese können bei der Beurteilung von optischen Ähnlich­keiten nicht unberück­sichtigt bleiben, da sie zur Kennzeich­nungs­kraft der jüngeren Marke beitragen.

Insofern bleiben sie in der Erinnerung der Verkehrs­teil­nehmer und wirken bildlichen Verwechs­lungen zusätzlich entgegen (vgl. BGH GRUR 2008, 254, 257, Rdnr. 36 – THE HOME STORE; BGH, a. a. O., 904, Rdnr. 24 – SIERRA ANTIGUO). (4) Ebenso sind die Bedeu­tungen der Begriffe „PICCOLO“ und „PIKO“ nicht so ähnlich, dass dies beim Verkehr zu unmit­tel­baren Verwechs­lungen führen könnte. „Piccolo“ ist das italie­nische Wort für „klein“ (vgl. Langen­scheidt, Handwör­terbuch Italie­nisch, 2009, Seite 639).

Es hat zwischen­zeitlich Eingang in die deutsche Sprache gefunden, so dass es zumindest von einem nicht unerheb­lichen Teil des Verkehrs auch in dem eben genannten Sinne verstanden wird (vgl. Duden – Deutsches Univer­sal­wör­terbuch, a. a. O.). Aufbauend auf dieser Grund­be­deutung wird es im Deutschen darüber hinaus zur Bezeichnung eines sich noch in der Ausbildung befin­denden Kellners, einer kleinen Flasche Sekt oder einer Pikko­lo­flöte verwendet (vgl. Duden – Deutsches Univer­sal­wör­terbuch, a. a. O.).

Demge­genüber weist das Zeichen „PIKO“ neben hier nicht inter­es­sie­renden Bedeu­tungen den unter 2. erwähnten Begriffs­gehalt einer Maßeinheit auf. Wie dort bereits ausge­führt, ist nicht erkennbar und wegen der Notwen­digkeit einer analy­sie­renden Betrach­tungs­weise auch nicht wahrscheinlich, dass die Bedeu­tungen „ein Billi­onstel“ und „klein“ in rechts­er­heb­lichem Umfang gleich­ge­setzt werden. Dieser unter­schied­liche Sinngehalt der beiden Marken trägt im Übrigen dazu bei, dass die unmit­telbare Verwechs­lungs­gefahr in klang­licher und schrift­bild­licher Hinsicht weiter vermindert wird (vgl. BGH GRUR 2005, 326, 327 – il Padrone/Il Portone).

b) Ebenso werden die einander gegenüber stehenden Marken nicht gedanklich mitein­ander in Verbindung gebracht. Dies wäre nur dann der Fall, wenn sich dem Verkehr aufdrängt, dass die Marken wegen ihres Sinnge­halts und ihrer Zeichen­bildung aufein­ander bezogen sind. Dies setzt aber voraus, dass die Überein­stimmung zwischen ihnen nicht lediglich eine allge­meine, sondern eine herkunftshin weisende gedank­liche Assoziation bewirkt (vgl. BGH GRUR 2006, 60, 63, Rdnr. 26 – coccodrillo).

Die Tatsache, dass die eine Marke Erinne­rungen an die andere weckt, reicht für sich allein somit nicht aus. Anhalts­punkte für eine mittelbare Verwechs­lungs­gefahr liegen nicht vor. Selbst wenn die Buchsta­ben­folgen „PIKO“ und „PICCO“ als wesens­gleich angesehen werden, so tritt letztere jedoch nicht als eigen­stän­diger Wortstamm in der jüngeren Marke hervor (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 458). Vielmehr verbindet sie sich mit den nachfol­genden Buchstaben zu dem Gesamt­be­griff „PICCOLO“, in dem sie nicht als klar abgrenzbare Lautfolge erscheint (vgl. BPatG Mitt. 1995, 255, 257 – JACOMO/Jac).

Auch ist nicht ersichtlich, dass gerade die Buchsta­ben­folgen „PIKO“ und „PICCO“ auf die Wider­spre­chende hinweisen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 446). Wie unter 2. bereits dargelegt bedarf es neben der Tatsache, dass der Wider­spre­chenden mehrere Piko‑, Picco- oder Picoo-Marken gehören, weiterer Anhalts­punkte für die Annahme einer beson­deren Kennzeich­nungs­kraft. Des Weiteren besteht keine assoziative Verwechs­lungs­gefahr wegen Verwendung eines bekannten Unter­neh­mens­kenn­zei­chens der Beschwerdeführerin.

In dem Firmen­namen „PIKO Spiel­waren GmbH“ ist zwar das Zeichen „PIKO“ enthalten. Es entspricht jedoch nicht dem Wort „PICCOLO“, das der Verkehr mangels ausrei­chender Gemein­sam­keiten auch nicht mit der Wider­spruchs­marke gleich­setzen wird. Insofern kann nicht angenommen werden, dass zwischen Beschwer­de­füh­rerin und –gegnerin geschäft­liche, wirtschaft­liche oder organi­sa­to­rische Bezie­hungen bestehen (vgl. BGH, a. a. O., 783 – Zwilling/Zweibrüder).

Schließlich scheidet auch die Annahme einer mittel­baren begriff­lichen Verwechs­lungs­gefahr aus. Eine solche kann gegeben sein, wenn trotz der erkannten begriff­lichen Unter­schiede wegen einer Ähnlichkeit des Sinnge­halts und einer einander entspre­chenden Marken­bildung auf eine Zusam­men­ge­hö­rigkeit im Sinne von Serien­marken geschlossen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 466). Dies ist insbe­sondere dann der Fall, wenn eine Marke als Verklei­ne­rungsform der anderen Marke aufge­fasst wird und somit den Gedanken an dieselbe betrieb­liche Herkunft nahelegt (vgl. BPatG, Beschluss vom 9.7.2008, 32 W (pat) 119/06 – Graciella/Grazia). Es konnte nicht ermittelt werden, dass die inlän­di­schen Verkehrs­kreise den Begriff „PIKO“ im Sinne von „klein“ und den Begriff „PICCOLO“ im Sinne von „kleiner“ oder „besonders klein“ ansehen. Im Deutschen werden Verklei­ne­rungs­formen durch Anhängen der Silben „-chen“, „-lein“, „-i“, „-le“, „-erl“, „-l“ oder „-ei“ gebildet (vgl. „Wikipedia“ unter „http://de.wikipedia. org/wiki/Diminutivaffix“).

Demge­genüber ist es nicht üblich, zur Bezeichnung der Verklei­nerung das Suffix „-lo“ zu verwenden. Mangels ausrei­chender begriff­licher Gemein­sam­keiten wird der weit überwie­gende Teil des Verkehrs somit die Vergleichs­marken nicht in relevantem Umfang gedanklich in Verbindung bringen.

c) Die von der Beschwer­de­füh­rerin geltend gemachten Entschei­dungen zu Marken mit unter­schied­lichen Endungen führen zu keinem anderen Ergebnis (vgl. BPatG 33 W (pat) 159/03 – 24IP/24:ipo; 32 W (pat) 230/00 – MAXI/Maxiplus; 28 W (pat) 94/00 – Sana/SANABACK; 32 W (pat) 234/01 – Picovit/Pikopet; HABM R 84/2004–1 – PICCOLINO/POCOLINO; R 973/2001–4 – PICCOLINO/PIKOLINOS; R 762/2007–2 – MAXIM/MAXXIUM; R 15/2004–2 – PIKO/picoplay). Sie betreffen andere Zeichen, die mit den hier in Rede stehenden Marken nicht vergleichbar sind.

4. Eine Kosten­ent­scheidung war nicht veran­lasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).