BPATG: diapo ./. ILAPO

In der Beschwer­de­sache 30 W (pat) 10/12

betreffend die Marke 30 2008 065 515

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwer­de­senat) des Bundes­pa­tent­ge­richts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Januar 2015 beschlossen:

Die Beschwerde der Marken­in­haber wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 9. Oktober 2008 angemeldete Marke

diapo

ist am 28. Januar 2009 unter der Nummer 30 2008 065 515 u. a. für folgende Waren und Dienst­leis­tungen in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register einge­tragen worden:

„Klasse 03:

Wasch- und Bleich­mittel; Putz‑, Polier‑, Fettent­fer­nungs- und Schleif­mittel; Seifen; Parfü­me­rie­waren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schön­heits­pflege, Haarwässer, Zahnputzmittel;

Klasse 05:

Pharma­zeu­tische und veteri­när­me­di­zi­nische Erzeug­nisse; Hygie­ne­prä­parate für medizi­nische Zwecke; diäte­tische Erzeug­nisse für medizi­nische Zwecke; Babykost; Pflaster; Verband­ma­terial; Zahn-füllmittel und Abdruck­massen für zahnärzt­liche Zwecke; Desin­fek­ti­ons­mittel; Mittel zur Vertilgung von schäd­lichen Tieren; Fungizide; Herbizide;

Klasse 44:

Medizi­nische und veteri­när­me­di­zi­nische Dienst­leis­tungen; Gesund­heits- und Schön­heits­pflege für Menschen und Tiere; Dienst­leis­tungen im Bereich der Land‑, Garten- oder Forstwirtschaft“.

In dem genannten Umfang ist gegen die Eintragung Wider­spruch erhoben worden aus der Marke 30 2008 015 736

ILAPO

die am 10. März 2008 angemeldet und am 29. Juli 2008 mit folgendem Waren- und Dienst­leis­tungs­ver­zeichnis einge­tragen worden ist:

„Klasse 03:

Mittel zur Körper- und Schön­heits­pflege, Kosmetika;

Klasse 05:

pharma­zeu­tische und veteri­när­me­di­zi­nische Erzeug­nisse; Hygie­ne­prä­parate für medizi­nische Zwecke; diäte­tische Erzeug­nisse für medizi­nische Zwecke, Pflaster, Verbands­mittel, Desinfektionsmittel;

Klasse 35:

Groß- und Einzel­han­dels­dienst­leis­tungen in Bezug auf pharma­zeu­tische Erzeug­nisse, Hygie­ne­prä­parate, Medizin­pro­dukte, diäte­tische Erzeug­nisse, Nahrungs­er­gän­zungs­mittel, Mittel zur Körper- und Schön­heits­pflege, Kosmetika, auch über das Internet“.

Mit Beschluss vom 1. Dezember 2011 hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Marken­stelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Marken-amts die teilweise Löschung der angegrif­fenen Marke angeordnet, nämlich für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

„Seifen; Parfü­me­rie­waren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schön­heits­pflege, Haarwässer, Zahnputz­mittel; pharma­zeu­tische und veteri­när­me­di­zi­nische Erzeug­nisse; Hygie­ne­prä­parate für medizi­nische Zwecke; diäte­tische Erzeug­nisse für medizi­nische Zwecke; Babykost; Pflaster; Verband­ma­terial; Zahn-füllmittel und Abdruck­massen für zahnärzt­liche Zwecke; Desin­fek­ti­ons­mittel; Mittel zur Vertilgung von schäd­lichen Tieren; Fungizide; Herbizide; medizi­nische und veteri­när­me­di­zi­nische Dienst­leis­tungen; Gesund­heits- und Schön­heits­pflege für Menschen und Tiere“.

Im Übrigen wurde der Wider­spruch zurückgewiesen.

Die Marken­stelle hat angenommen, dass im Umfang der Teillö­schung zwischen den Vergleichs­marken eine klang­liche Verwechs­lungs­gefahr besteht. Die Kennzeich­nungs­kraft der Wider­spruchs­marke sei durch­schnittlich. Für den Zeichen­ver­gleich sei davon auszu­gehen, dass der Bestandteil „diapo“ den Gesamt­ein­druck der angegrif­fenen Marke präge. Die weiteren Zeichen­be­stand­teile „deutsche internet apotheke“ seien lediglich ein beschrei­bender Hinweis auf die Bezugs­quelle. Zudem trete diese Wortfolge auch visuell hinter dem deutlich größer geschrie­benen Markenwort „diapo“ zurück. Dass der Bestandteil „diapo“ das Akronym der Wortfolge „deutsche internet apotheke“ sei, ändere an dieser Beurteilung nichts. Wegen der klein gehal­tenen und daher schwer erkenn­baren Schrift sei bereits zweifelhaft, ob der Verkehr überhaupt erkenne, dass das Wort „diapo“ aus den Anfangs­buch­staben der Wortfolge „deutsche internet apotheke“ gebildet sei. In der konkreten Ausge­staltung werde der Verkehr vielmehr den Zeichenteil „diapo“ als das eigent­liche Kenn- und Merkwort verstehen und die Marke damit benennen. Die demnach zu verglei­chenden Worte „diapo“ und „ILAPO“ stimmten in Silben-zahl, Vokal­folge und Silben­glie­derung überein. Die vorhan­denen Abwei­chungen seien nicht geeignet, ein sicheres Ausein­an­der­halten der Vergleichs­zeichen zu gewähr­leisten, obwohl sie sich am Wortanfang befänden. Die klang­schwachen Konso­nanten „d“ bzw. „l“ träten hinter dem Vokal „i“ zurück. Die von der Teillö­schung betrof­fenen Waren und Dienst­leis­tungen seien teils identisch mit den Waren der Wider­spruchs­marke, im Übrigen bestehe eine enge bis mittlere Ähnlichkeit.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Marken­in­haber. Nach ihrer Auffassung kann die in der angegrif­fenen Marke beigestellte Wortfolge „deutsche internet apotheke“ nicht vernach­lässigt werden. Die angegriffene Marke bilde eine Sinneinheit, weil das Wort „diapo“ aus den Anfangs­be­stand­teilen der genannten Wortfolge gebildet sei. Aber auch bei einer Gegen­über­stellung der Worte „diapo“ und „ILAPO“ bestehe keine Gefahr von Verwechs­lungen, da zwischen den Wortan­fängen „di-“ und „IL-“ deutlich wahrnehmbare Unter­schiede bestünden.

Die Marken­in­haber beantragen,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Dezember 2011 aufzu­heben, soweit die teilweise Löschung der angegrif­fenen Marke angeordnet worden ist, und den Wider­spruch insgesamt zurückzuweisen.

Die Wider­spre­chende beantragt,

die Beschwerde der Marken­in­haber zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefoch­tenen Beschluss der Marken­stelle. Das Wort „diapo“ trete in der angegrif­fenen Marke deutlich als selbständig kennzeich­nendes Element hervor, zumal die Wortfolge „deutsche internet apotheke“ glatt beschreibend sei. Die Marken­wörter „diapo“ und „ILAPO“ bzw. „ilapo“ seien sowohl schrift­bildlich als auch klanglich ähnlich. Insbe­sondere sei der in beiden Anfangs­silben enthaltene Vokal „i“ gegenüber den insoweit abwei­chenden Konso­nanten dominant.

Wegen der weiteren Einzel­heiten wird auf die gewech­selten Schrift­sätze und die angefochtene Entscheidung der Marken­stelle verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Marken­in­haber ist nicht begründet. Die Marken­stelle hat zu Recht und mit zutref­fender Begründung angenommen, dass zwischen den Vergleichs­marken in dem beschwer­de­ge­gen­ständ­lichen Umfang eine Verwechs­lungs­gefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht, so dass es bei der gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ausge­spro­chenen Teillö­schung zu verbleiben hat.

Ob Verwechs­lungs­gefahr vorliegt, ist nach der Recht­spre­chung sowohl des Europäi­schen Gerichtshofs als auch des Bundes­ge­richtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzel­falles zu beurteilen. Von maßgeb­licher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienst­leis­tungen. Darüber hinaus ist die Kennzeich­nungs­kraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukom­mende Schutz­umfang in die Betrachtung mit einzu­be­ziehen. Dabei impli­ziert der Begriff der Verwechs­lungs­gefahr eine gewisse Wechsel­wirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2012, 754, 757 (Nr. 63) – Linea Natura; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) — PICASSO; BGH GRUR 2015, 176 (Nr. 9) — ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 (Nr. 9) — DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2013, 1239, 1241 (Nr. 24) — VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 833, 835 (Nr. 30) — Culinaria/Villa Culinaria, jeweils m. w. N.)

Nach diesen Grund­sätzen kann eine Verwechs­lungs­gefahr im vorlie­genden Fall nicht verneint werden.

a) Was zunächst die zum Vergleich stehenden Produkte angeht, ist, da Benut­zungs­fragen nicht aufge­worfen worden sind, von der Regis­terlage auszu­gehen. Insoweit hat die Marken­stelle angenommen, dass die von der angeord­neten Teillö­schung betrof­fenen Waren und Dienst­leis­tungen der Klassen 03, 05 und 44 der angegrif­fenen Marke mit den Wider­spruchs­waren der Klassen 03 und 05 teilweise identisch sind und im Übrigen eine teils enge, teils durch­schnitt­liche Ähnlichkeit besteht. Da die Beschwer­de­führer diesen Ausfüh­rungen nicht entge­gen­ge­treten sind, wird zur Vermeidung von Wieder­ho­lungen auf die zutref­fenden Darle­gungen in dem angefoch­tenen Beschluss und die dortigen Beleg­stellen verwiesen.

b) Ebenfalls unbean­standet und in der Sache zutreffend hat die Marken­stelle angenommen, dass der Wider­spruchs­marke eine durch­schnitt­liche Kennzeich­nungs­kraft zukommt. Von durch­schnitt­licher Kennzeich­nungs­kraft ist nach der Recht­spre­chung des Bundes­ge­richtshofs immer dann auszu­gehen, wenn – wie hier — keine konkreten Anhalts­punkte vorliegen, die für eine — durch intensive Benutzung – gestei­gerte oder für eine – etwa infolge Anlehnung an eine beschrei­bende Angabe – vermin­derte Kennzeich­nungs­kraft vorliegen (vgl. BGH GRUR 2012, 930, 932 (Nr. 27) — Bogner B/Barbie B).

c) Bei der Beurteilung der Zeichen­ähn­lichkeit ist grund­sätzlich vom jewei­ligen Gesamt­ein­druck der einander gegen­über­ste­henden Zeichen auszu­gehen (st. Rspr.; vgl. etwa EuGH GRUR 2013, 922, 924 (Nr. 35) – Specsavers-Grup-pe/Asda; GRUR Int. 2012, 754, 757 (Nr. 63) – Linea Natura; BGH GRUR 2014, 382, 383 (Nr. 14) – REAL-Chips; GRUR 2013, 1239, 1241 (Nr. 24) – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 833, 835 (Nr. 30) — Culinaria/Villa Culinaria, jeweils m. w. N.). Das schließt es indessen nicht aus, dass ein oder mehrere Bestand­teile eines zusam­men­ge­setzten Zeichens für den Gesamt­ein­druck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechs­lungs­gefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2013, 1239, 1241 (Nr. 24) – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 833, 835 (Nr. 30) – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 64, 65 (Nr. 15) – Maalox/­Melox-GRY; GRUR 2010, 729, 731 (Nr. 31) – MIXI). Darüber hinaus kann eine marken­rechtlich erheb­liche Zeichen­ähn­lichkeit sowohl in klang­licher wie auch in schrift­bild­licher oder begriff­licher Hinsicht vorliegen, wobei schon die Ähnlichkeit in einer Wahrneh­mungs­richtung eine Verwechs­lungs­gefahr hervor­rufen kann (vgl. zuletzt BGH GRUR 2014, 382, 384 (Nr. 25) – REAL-Chips; GRUR 2011, 826, 827 (Nr. 21) — Enzymax/Enzymix). Hiervon ausgehend ist im vorlie­genden Fall im Hinblick auf den in der angegrif­fenen Marke enthal­tenen Bestandteil „diapo“ eine hochgradige klang­liche Zeichen-ähnlichkeit festzu­stellen, die im Zusam­men­wirken mit den übrigen Faktoren zu einer Verwechs­lungs­gefahr führt. Im Einzelnen:

aa) Die angegriffene Marke ist gebildet aus dem Phanta­siewort „diapo“ und der beigestellten Wortfolge „deutsche internet apotheke“. Wie die Marken­stelle in Überein­stimmung mit der Wider­spre­chenden zutreffend festge­stellt hat, beschreibt die genannte Wortfolge lediglich allgemein die Bezugs­quelle der von der Teillö­schung erfassten Waren und Dienst­leis­tungen, da diese sämtlich zum Angebot einer Apotheke, auch einer Internet-Apotheke, gehören können. Die Wortfolge „deutsche internet apotheke“ entbehrt daher jeder indivi­dua­li­sie­renden Unter­schei­dungs­kraft (vgl. BPatG GRUR 2014, 998, 1001 – ENGEL APOTHEKE SEEHEIM/ENGEL APOTHEKE). Demge­genüber handelt es sich bei dem Zeichen­be­standteil „diapo“ – für sich gesehen – um ein Phantasie-wort, dem ohne Weiteres durch­schnitt­liche Kennzeich­nungs­kraft zuzuer­kennen ist. Bei dieser Sachlage ist grund­sätzlich davon auszu­gehen, dass dem letzt­ge­nannten Zeichen­element eine den Gesamt­ein­druck der angegrif­fenen Marke prägende Bedeutung zukommt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 378 m. w. N.).

bb) Etwas anderes würde aller­dings gelten, wenn die angegriffene Marke vom Verkehr als gesamt­be­griff­liche Einheit oder – wie die Marken­in­haber formu­liert haben – als zusam­men­ge­hörige Sinneinheit aufge­fasst würde (vgl. hierzu allgemein Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 406 ff.), weil das Kunstwort „diapo“ als Akronym aus den Anfangs­buch­staben der Wortfolge „deutsche internet apotheke“ gebildet ist. Insoweit ist den Marken­in­habern einzu­räumen, dass der Europäische Gerichtshof in zwei Verfahren, die jeweils die absolute Schutz­fä­higkeit von Marken betrafen, die aus einer beschrei­benden Wortfolge und einer für sich gesehen sinnfreien und daher ohne Weiteres kennzeich­nungs­kräf­tigen, aber aus den Anfangs­buch­staben der beschrei­benden Wort-folge gebil­deten Buchsta­ben­folge bestanden, ausge­führt hat, dass Buchsta­ben­folge und Wortkom­bi­nation sich gegen­seitig erläu­terten und die zwischen ihnen bestehende Verbindung unter­strichen; die Buchsta­ben­folge nehme im Verhältnis zu der beschrei­benden Wortkom­bi­nation nur eine akzes­so­rische Stellung ein (EuGH GRUR 2012, 616, 618 (Nr. 32, 38) – lfred Strigl/DPMA u. Secur­vi­ta/Öko-Invest – betreffend die Wortmarken „Multi Markets Fund MMF“ und „NAI – Der Natur-Aktien-Index“). Wie sich diese zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c MarkenRL bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG ergangene Recht­spre­chung im Kolli­si­onsfall auswirkt, insbe­sondere, ob in einer solchen Konstel­lation der Buchsta­ben­folge eine prägende oder zumindest selbständig kenn-zeich­nende Stellung zuerkannt werden kann, ist Gegen­stand eines vom Senat angestrengten Vorla­ge­ver­fahrens an den Europäi­schen Gerichtshof (vgl. BPatG GRUR 2014, 291 – BGW Bundes­verband der deutschen Gesund­heits-wirtschaf­t/BGW), über das noch nicht entschieden ist.

Der vorlie­gende Fall unter­scheidet sich jedoch von der Situation, die Gegen­stand der genannten Recht­spre­chung des Europäi­schen Gerichtshofs und des Vorla­ge­ver­fahrens war bzw. ist, in zweierlei Hinsicht grund­legend. Zum Einen ist das Zeichen­element „diapo“ gegenüber der Wortfolge „deutsche internet apotheke“ graphisch deutlich heraus­ge­stellt und wird auf diese Weise dem Verkehr als den Gesamt­ein­druck prägendes Element nahege­bracht (vgl. BPatG GRUR 2014, 671, 673 f. – DSA/BSA; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 476). Zum Andern ist – anders als in den zitierten Fällen – das relativ lan-ge Wort „diapo“ nicht ohne Weiteres als Abkürzung für „deutsche internet apotheke“ zu identi­fi­zieren. Um dies zu erkennen, bedarf es einer einge­henden Befassung mit der angegrif­fenen Marke, somit einer analy­sie­renden Betrachtung, die der Verkehr nicht vornimmt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 237 m. w. N.). Im Ergebnis ist es daher nicht zu beanstanden, dass die Marken­stelle dem Zeichen­element „diapo“ eine prägende Stellung in der angegrif­fenen Marke zuerkannt und den klang­lichen Zeichen­ver­gleich auf die Wörter „diapo“ und „ILAPO“ beschränkt hat.

cc) Ebenfalls keinen Bedenken unter­liegt es, dass die Marken­stelle die maßgeb­lichen Vergleichs­wörter als klanglich ähnlich einge­stuft hat. Die Vergleichs­wörter stimmen in der Anzahl der Lautwerte und der Silben, in der Vokal­folge und der Betonung, somit in allen für den klang­lichen Gesamt­ein­druck im Regelfall maßgeb­lichen Parametern überein. Die konso­nan­ti­schen Abwei­chungen müssten daher entspre­chend stark ausge­bildet sein, um von fehlender oder auch nur geringer Zeichen­ähn­lichkeit ausgehen zu können. Das ist aber nicht der Fall. Die Konso­nanten „d“ und „l“ sind eher klang­schwach, jeden­falls treten die insoweit bestehenden Unter­schiede gegenüber dem klanglich dominie­renden Vokal „i“ und im klang­lichen Gesamt­ein­druck der Wörter deutlich in den Hinter­grund. Dass sich die genannten Abwei­chungen am Wortanfang befinden, ändert im Hinblick auf die zahlreichen Überein­stim­mungen im Übrigen nichts (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 267 a. E. m. w. N.). Vielmehr ist die klang­liche Ähnlichkeit als hoch einzustufen.

d) Da die beschwer­de­ge­gen­ständ­lichen Waren und Dienst­leis­tungen mit den Wider­spruchs­waren teils identisch, im Übrigen mindestens durch­schnittlich ähnlich sind, die Kennzeich­nungs­kraft der Wider­spruchs­marke durch­schnittlich zu bemessen und die Zeichen­ähn­lichkeit jeden­falls in klang­licher Hinsicht als hoch einzu­stufen ist, muss nach den eingangs geschil­derten Grund­sätzen von einer bestehenden Verwechs­lungs­gefahr ausge­gangen werden.

Nach alledem war die Beschwerde zurück­zu­weisen. Gründe, einer der Betei­ligten die Kosten des Verfahrens aufzu­er­legen, sind weder vorge­tragen noch ersichtlich. Es bleibt daher bei der Kosten­folge des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.