Kein Patent­anwalt bei einer Markenabmahnung

Immer wieder ärgert es den Mandanten, wenn er eine Abmahnung aus Marken­recht erhält und dem Gegner die Kosten für zwei Anwälte bezahlen soll. Da der Streitwert regel­mäßig mindestens bei 50.000,00 Euro liegt, schnellen die Gebühren bei zwei Anwälten schnell auf über 3.000,00 Euro.
Grundlage für diese überhöhten Kosten ist der § 140 Absatz 3 MarkenG, denn dort hat der Gesetz­geber geregelt, dass bei Marken­strei­tig­keiten neben dem Rechts­anwalt auch ein Patent­anwalt beigezogen werden kann und dessen Kosten zu erstatten sind.
Unabhängig von der Frage, ob es sachge­recht und förderlich ist, denn die Kompetenz eines Patent­an­waltes dürfte in Marken­strei­tigkeit mangels der techni­schen Kompo­nente nicht erfor­derlich sein, hat nun das OLG Frankfurt in einer Entscheidung vom 12.11.2009 darauf abgestellt, dass diese Norm lediglich auf den gericht­lichen Teil eines Verfahrens anwendbar sei.
Bei außer­ge­richt­lichen Kosten sei eine entspre­chende Anwendung des § 140 Absatz 3 MarkenG nicht anzunehmen. Damit kehrt das Gericht ausdrücklich von seiner bishe­rigen Auffassung zu dieser Frage ab und schließt sich einer bisher bei den Gerichten eher als Minder­meinung vorzu­fin­denden Auffassung an.Das Gericht sah die Erstat­tungs­fä­higkeit vorge­richt­licher Patent­an­walts­kosten nur unter dem Gesichts­punkt, dass die Erfor­der­lichkeit der Hinzu­ziehung anzunehmen sei. Um eine solche Erfor­der­lichkeit bejahen zu können, müsste dargelegt werden, dass die vom Patent­anwalt im konkreten Verfahren übernom­menen Tätig­keiten zum typischen Arbeitsfeld desselben gehörten (Recherchen zu Regis­ter­stand oder Benut­zungslage). Dies sah das Gericht im zu entschei­denden Fall nicht als gegeben.

Ähnlich hatte auch schon das OLG Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 30.10.2007 ( I‑20 U 52/07) argumen­tiert und eine sogenannte analoge Anwendung des § 140 ABS 3 MarkenG auf die außer­ge­richt­lichen Kosten ausdrücklich abgelehnt.
Bleibt zu hoffen, dass die Phalanx gegen das Durch­winken der Patent­an­walts­kosten bei einer Abmahnung noch stärker wird, denn besonders bei einfach gelagerten Fällen bleibt oft der schale Beigeschmack, dass hier Kollegen nur die Kosten in die Höhe treiben wollen.

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