Abmahnung muss bei Marken­ver­let­zungen meistens sein

Klarstel­lende Worte des OLG Düsseldorf zur Frage, ob eine Abmahnung erfor­derlich ist oder gleich eine Einst­weilige Verfügung beantragt werden kann. Die sofortige Beschwerde gegen die Entscheidung der 1. Instanz wies das Gericht vollum­fänglich zurück.

Gemäß § 93 ZPO fallen die Prozess­kosten dem Kläger zur Last, wenn der Beklagte nicht durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage Veran­lassung gegeben hat und den Anspruch sofort anerkennt. Ist im Verfahren auf Erlass einer einst­wei­ligen Verfügung dem Antrag durch Beschluss statt­ge­geben worden, liegt in der Beschränkung des Wider­spruchs auf den Kosten­punkt ein sofor­tiges Anerkenntnis. Der Antrags­gegner hat Veran­lassung zu dem Verfü­gungs­ver­fahren nur dann gegeben, wenn der Antrag­steller aufgrund des Verhaltens des Antrags­gegners den Eindruck gewinnen musste, zur Verwirk­li­chung seines Rechts auf die Inanspruch­nahme gericht­licher Hilfe angewiesen zu sein, also durch ein Verhalten, das vernünf­ti­ger­weise den Schluss auf die Notwen­digkeit eines Verfahrens rechtfertigt.

Daraus folgt, dass es für die Frage, ob der Antrags­gegner Anlass zu dem Verfü­gungs­ver­fahren gegeben hat, auf sein Verhalten vor dem Prozess ankommt. Veran­lassung zur gericht­lichen Verfolgung der Unter­las­sungs­an­sprüche besteht daher regel­mäßig erst bei Erfolg­lo­sigkeit einer Abmahnung.

Da im zu entschei­denden Verfahren keine Abmahnung versandt sondern gleich der Weg zum Gericht beschritten wurde, musste geprüft werden, ob die Abmahnung ausnahms­weise entbehrlich war. Das Gericht kam zu dem Schluss – nein – denn keine der möglichen Ausnahmen war gegeben.

Eine vorpro­zes­suale Abmahnung ist nur dann entbehrlich, wenn der Gläubiger des Unter­las­sungs­an­spruchs bei objek­tiver Betrachtung und vernünf­tiger Würdigung zu dem Schluss gelangen muss, dass eine außer­ge­richt­liche Verwarnung keine Aussicht auf Erfolg bietet, weil sich der Verletzer aller Voraus­sicht nach nicht unter­werfen wird. Bei der Beurteilung der Frage, ob einer vorpro­zes­sualen Auffor­derung ohnehin kein Erfolg beschieden gewesen wäre, der Beklagte also Anlass zur Klage gegeben hat, kann sein Verhalten nach Klage­er­hebung heran­ge­zogen werden. Es kann Indizien liefern, die die Feststellung tragen, der Schuldner habe Anlass zum Rechts­streit geboten, beispiels­weise, wenn er die Klage­for­derung aus unzutref­fenden Gründen verneint.
Insoweit gelten jedoch im Hinblick auf den Ausnah­me­cha­rakter der Entbehr­lichkeit der Abmahnung strenge Anfor­de­rungen, die vorliegend nicht erfüllt waren. Im Streitfall recht­fertigt das Verhalten des Antrags­gegners nach Erlass der einst­wei­ligen Verfügung nicht den Rückschluss, er hätte sich aller Voraus­sicht nach ohnehin nicht unter­worfen. So hat der Antrags­gegner seinen Onlineshop abgeschaltet; er hat lediglich versäumt, auch das marken­recht­liche Zeichen in Verbindung mit dem auf die geschützten Waren verwei­senden Zusatz von seiner mit einem Baustel­len­hinweis verse­henen Inter­net­seite zu entfernen. Dies zeigt, dass er sehr wohl gewillt war, seiner Unter­las­sungs­ver­pflichtung nachzu­kommen, nur waren die von ihm ergrif­fenen Maßnahmen unzureichend.

Die Antrag­stel­lerin konnte sich auch nicht darauf berufen, dass sie im Falle einer Unter­werfung und einer folgenden Zuwider­handlung einen Antrag auf Erlass einer einst­wei­ligen Verfügung ohne erneute Abmahnung hätte einreichen dürfen. Der Grundsatz, dass bei einem erneuten Verstoß nach Unter­werfung nicht nochmals abgemahnt werden muss, gilt für Auslauf­fälle nicht.

Die vorlie­gende Fallge­staltung eines zur Besei­tigung der Störung ersichtlich gewillten und bloß in der Umsetzung nachläs­sigen Verletzers ist einem Auslauffall vergleichbar. Zudem ist im Rahmen des § 93 ZPO für die Berück­sich­tigung fiktiver Kosten ohnehin kein Raum. Für die fiktiven Kosten eines Verfahrens nach Unter­werfung kann nichts Anderes als für die der unter­blie­benen Abmahnung gelten.

Damit blieb es bei der aufgrund des Kosten­wi­der­spruchs erfolgten Entscheidung des Landge­richtes, dass der Abmah­nende und damit der von der Marken­ver­letzung Betroffene die Kosten des Einst­wei­ligen Verfü­gungs­ver­fahrens zu tragen hat. Hier ist der Rechts­anwalt über das Ziel hinaus­ge­schossen und hat seinem Mandanten, der sich eigentlich im Recht befand höhere Kosten verur­sacht als erforderlich.

Auch wenn die Abmahnung etwas in Verruf gekommen ist, sie ist das probate Mittel im Rahmen von Markenverletzungen.