Der BGH hat entschieden, dass ein Löschungsantrag seitens des Bundespatentgericht bezüglich der Wort-/Bildmarke „Test“ entgegen der Auffassung der Richter des BPatG nicht durch das vorgelegte Meinungsforschungsgutachtens scheitert.
Die Marke der Stiftung Warentest war beim DPMA unter anderem für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen am 10. Januar 2004 eingetragen wurden und durch den Axel-Springer Verlag im Jahr 2006 durch einen Löschungsantrag angegriffen wurde. Nachdem das DPMA dem Löschungsantrag stattgegeben hatte, legte die Markeninhaberin Beschwerde ein und hatte vor dem BPatG Erfolg, denn dieses wies den Löschungsantrag zurück. Hiergegen hatte der Axel-Springer Verlag wiederum Rechtsbeschwerde eingelegt.
„Auch der Bundesgerichtshof hat wie zuvor das Bundespatentgericht angenommen, dass die Wort-Bild-Marke “test” für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eine beschreibende Angabe ist, weil sie den Inhalt der Druckschriften bezeichnet. Das danach bestehende Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft kann durch Benutzung der Marke überwunden werden. Davon war das Bundespatentgericht aufgrund der Marktstellung des von der Stiftung Warentest herausgegebenen Magazins mit der Bezeichnung “test” und eines Meinungsforschungsgutachtens ausgegangen.
Entgegen der Entscheidung des BPatG geht der Bundesgerichtshof davon aus, dass das Ergebnis des Ende 2009 eingeholten Meinungsforschungsgutachtens für die Annahme, das Wort-Bild-Zeichen habe sich beim allgemeinen Publikum als Marke durchgesetzt, nicht ausreicht.
Aufgrund dieses Gutachten sahen nach Bereinigung von Fehlzuordnungen lediglich 43% der Befragten in dem Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, was für eine Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht ausreicht. Da die Markeninhaberin die Marke seit Mai 2008 auch nicht mehr in der eingetragenen Form benutzt, war zudem nicht auszuschließen, dass dieser Anteil sich bis zu dem für die Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Löschung maßgeblichen Zeitpunkt im Juni 2012 weiter verringert hatte. Die übrigen Indizien (Marktanteil, Auflage, Werbeaufwendungen und Dauer des Vertriebs des Magazins) reichten für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht aus, weil dem das Ergebnis des Meinungsforschungsgutachtens entgegenstand. Meinungsforschungsgutachten sind normalerweise das zuverlässigste Beweismittel zur Beurteilung der Frage der Verkehrsdurchsetzung einer Marke. Der Bundesgerichtshof hat die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, das noch weitere Feststellungen treffen muss. Insbesondere ist noch zu klären, ob die Marke “test” — wie das Patent- und Markenamt angenommen hat — im Jahre 2004 zu Unrecht eingetragen worden ist. Denn eine wegen Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marke kann nur gelöscht werden, wenn sie — mangels Verkehrsdurchsetzung — zu Unrecht eingetragen worden ist und bis zur Entscheidung über den Löschungsantrag auch keine Verkehrsdurchsetzung erlangt hat.