Ein Vorname (SAM) kann für Bekleidung wie eine Marke benutzt werden

Der 6. Zivil­senat des Oberlan­des­ge­richts­hofes Frankfurt (Az. 6 U 141/14)  am Main hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. Dezember 2014 für Recht erkannt:

Urteil
Tenor

Auf die Berufung der Antrag­stel­lerin wird das am 24.06.2014 verkündete Urteil der 6. Kammer für Handels­sachen des Landge­richts Frankfurt abgeändert.

1. Der Antrags­geg­nerin wird es bei Meidung von Ordnungsgeld bis zu 250.000,- €, ersatz­weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an ihrem Geschäfts­führer, für jeden Fall der Zuwider­handlung untersagt, im geschäft­lichen Verkehr Bekleidung unter den Bezeichnungen

„X

WOLLMANTEL SAM“

und/oder

„X

WOLLBLAZER SAM“

anzubieten und/oder anbieten zu lassen, wenn dies wie in Anlagen Ast 1 und Ast 2 ersichtlich geschieht.

2. Die Kosten des Eilver­fahrens hat die Antrags­geg­nerin zu tragen.

3. Das Urteil ist rechtskräftig.

Gründe

I.

Die Antrag­stel­lerin möchte der Antrags­geg­nerin die Benutzung einer als Marke geschützten Bezeichnung verbieten lassen.
Die Antrag­stel­lerin ist Inhaberin der natio­nalen Wortmarke „SAM“ mit Priorität vom 03.05.1991, die für Waren der Klasse 25, unter anderem „Beklei­dungs­stücke“, einge­tragen ist (Reg.Nr. …). Lizenz­nehmer der früheren Marken­in­ha­berin, der Z GmbH, nutzten die Marke zur Kennzeichnung von Beklei­dungs­stücken wie aus den Anlagen Ast 6, Ast 7 ersichtlich.
Die Antrags­geg­nerin betreibt unter der Domain „.…com“ ein Online-Verkauf­s­portal für Mode. Unter anderem bietet sie Kleidung der Marke „X“ an. Unter der Artikel­nummer …a bot sie einen Mantel unter folgender Bezeichnung an (Anlage Ast 1):

„X
WOLLMANTEL SAM“

Unter der Artikel­nummer …b bot sie eine Jacke unter folgender Bezeichnung an (Anlage Ast 2):

„X
WOLLBLAZER SAM“

Die Bezeich­nungen befanden sich jeweils neben einem Foto des betref­fenden Kleidungsstücks.

Im Übrigen wird gemäß § 540 I Nr. 1 ZPO auf die tatsäch­lichen Feststel­lungen in dem angefoch­tenen Urteil Bezug genommen.

Die Antrag­stel­lerin hat gegen die Antrags­geg­nerin eine einst­weilige Verfügung des Landge­richts Frankfurt (3. Zivil­kammer) vom 26.02.2014 erwirkt (2–03 O 67/14), mit der der Antrags­geg­nerin untersagt worden ist, im geschäft­lichen Verkehr Bekleidung unter den genannten Bezeich­nungen anzubieten. Im Wider­spruchs­ver­fahren hat die Antrags­geg­nerin die Abgabe des Verfahrens an die Kammer für Handels­sachen beantragt. Das Landge­richt (6. Kammer für Handels­sachen) hat die einst­weilige Verfügung mit Urteil vom 24.06.2014 aufge­hoben und den Antrag auf ihren Erlass zurückgewiesen.

Dagegen richtet sich die Berufung der Antrag­stel­lerin. Im Berufungs­rechtszug wieder­holen und vertiefen die Parteien ihr Vorbringen.

Die Antrag­stel­lerin beantragt, der Antrags­geg­nerin im Wege der einst­wei­ligen Verfügung aufzugeben,

es bei Meidung der gesetz­lichen Ordnungs­mittel zu unterlassen,

im geschäft­lichen Verkehr Bekleidung unter der Bezeichnung
„X
WOLLMANTEL SAM“
anzubieten und/oder anbieten zu lassen, wenn dies wie in Anlagen Ast 1 ersichtlich geschieht
und/oder
im geschäft­lichen Verkehr Bekleidung unter der Bezeichnung
„X
WOLLBLAZER SAM“
anzubieten und/oder anbieten zu lassen, wenn dies wie in Anlage Ast 2 ersichtlich geschieht.

Die Antrags­geg­nerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Wegen des weiteren Partei­vor­bringens wird auf die gewech­selten Schrift­sätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

1. Es besteht ein Verfügungsgrund.
a) Aufgrund der von jeder Marken­ver­letzung ausge­henden Gefährdung für die geschützte Marke besteht ein berech­tigtes Interesse des Marken­in­habers, weitere Verlet­zungs­hand­lungen im Wege des einst­wei­ligen Rechts­schutzes alsbald zu unter­binden; insoweit kann der in der Dring­lich­keits­ver­mutung gem. § 12 Abs. 2 UWG zum Ausdruck kommende allge­meine Rechts­ge­danke auch auf das Marken­recht angewendet werden (Senat, WRP 2014, 981 m.w.N.). Die Eilbe­dürf­tigkeit entfällt grund­sätzlich nur dann, wenn die Antrag­stel­lerin längere Zeit untätig geblieben wäre, obwohl sie Kenntnis von Tatsachen hatte, die die Marken­ver­letzung begründen, oder sich bewusst dieser Kenntnis verschlossen hätte. Solche Umstände hat die Antrags­geg­nerin nicht vorgebracht.
b) Nach der Recht­spre­chung des Senats kann ein Verfü­gungs­grund auch dann nicht bejaht werden, wenn es die Antrag­stel­lerin bewusst unter­lässt, gegen den — als Haupt­ver­letzer anzuse­henden — Hersteller vorzu­gehen und sich auf die Verfolgung der Händler beschränkt (Senat, Beschl. v. 23.04.2013, 6 W 41/13, juris). Denn in einem solchen Fall geht es der Antrag­stel­lerin offen­sichtlich nicht um eine schnelle und effektive Rechts­durch­setzung, sondern es müssen andere Motive unter­stellt werden. Die Antrags­geg­nerin hat sich erstin­stanzlich darauf berufen, die Antrag­stel­lerin gehe nur gegen Händler vor, die Kleidung in der angegrif­fenen Weise kennzeichnen, nicht jedoch gegen die Herstel­lerin als Quelle der angeb­lichen Schutz­rechts­ver­letzung. Zur Glaub­haft­ma­chung hat sie ein Schreiben der Xl LLC vorgelegt, in dem diese bestätigt, nicht abgemahnt worden zu sein (Anlage Ast11, Bl.133 d.A.). Für eine bewusste Schonung der „Quelle“ liegen indessen keine Anhalts­punkte vor. Die von der Antrags­geg­nerin benannte Herstel­lerin ist in den USA ansässig. Die Antrag­stel­lerin bestreitet, dass sie vor Einleitung des Verfü­gungs­ver­fahrens wusste, dass die X LLC die Bezeichnung „Wollmantel SAM“ bzw. „Wollblazer SAM“ initiiert haben soll. Dies geht im Übrigen auch aus dem Schreiben (Anlage Ast 11) nicht klar hervor. Aus Sicht der Antrag­stel­lerin war es ebenso gut vorstellbar, dass eine Tochter­ge­sell­schaft der Herstel­lerin, ein Importeur oder die Antrags­geg­nerin selbst erstmals diese Kennzeichnung vornahmen. Selbst wenn die Bezeichnung von der Herstel­lerin stammte, war nicht ersichtlich, dass die Ware seitens der Herstel­lerin für den deutschen Markt bestimmt war. Die Klage­marke beansprucht allein Schutz in der Bundes­re­publik Deutschland. Eine Herstel­ler­ab­mahnung war daher nicht veranlasst.

2. Der Antrag­stel­lerin steht gegen die Antrags­geg­nerin ein Unter­las­sungs­an­spruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu.

a) Eine Marken­ver­letzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann grund­sätzlich nur angenommen werden, wenn eine marken­mäßige Verwendung der beanstan­deten Kennzeichen vorliegt.
aa) Hierfür muss im Streitfall zunächst unter­sucht werden, ob Bestand­teile der komplexen Gesamt­be­zeichnung ggf. als eigen­ständige Kennzeichen wahrge­nommen werden. Die Bezeichnung „SAM“ wird in der angegrif­fenen Verlet­zungsform (Anlagen Ast 1, Ast2) als eigen­stän­diges Kennzeichen angesehen und nicht nur als Bestandteil des Gesamt­zei­chens „X — WOLLMANTEL SAM“ bzw. „X — WOLLBLAZER SAM“.
(1) Zwar ist von dem das Kennzei­chen­recht beherr­schenden Grundsatz auszu­gehen, dass es auf den Gesamt­ein­druck der einander gegen­über­ste­henden Zeichen ankommt. Im Regelfall geht der Verkehr deshalb von einem aus mehreren Teilen bestehenden zusam­men­ge­setzten Zeichen aus, wenn zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienst­leistung zwei oder mehr Zeichen verwendet werden (BGH GRUR 2007, 592 Rdnr. 13 bodo Blue Night.). Es ist jedoch nicht ausge­schlossen, dass der Verkehr in einer komplexen Aufma­chung kein Gesamt­zeichen, sondern mehrere selbständige Kennzeichen erkennt. Denn in vielen Branchen ist er an die Verwendung von Zweit­kenn­zeichen gewöhnt. Ist von zwei selbstän­digen Zeichen auszu­gehen, ist dem Zeichen­ver­gleich nur die überein­stim­mende oder ähnliche (Zweit)kennzeichnung zugrunde zu legen (BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 54 — Gelbe Wörterbücher).
(2) Für zwei selbständige Kennzeichen spricht im Streitfall zunächst die grafische Ausge­staltung. Die Bezeichnung „X“ ist in einem wesentlich größeren Schrifttyp gehalten und räumlich durch eine eigene Zeile abgesetzt. Hinzu kommt, dass dem Verkehr geläufig ist, dass häufig neben dem Schlagwort eines Herstel­ler­un­ter­nehmens (zB Bayer“) eine Bezeichnung zur Identi­fi­zierung des konkreten Produkts (zB „Aspirin”) verwendet wird. Ebenso verhält es sich bei bekannten Serien­zeichen oder Dachmarken, die eine ganze Produkt­fa­milie bezeichnen (BGH, GRUR 1961, 280 (282) Tosca; GRUR 2005, 515 (516) FERROSIL; GRUR 2007, 592 Rn. 14 bodo Blue Night). Für eine selbst­ständige Zweit­marke können also nach der Verkehrs­an­schauung die Bekanntheit des Erstzei­chens und seine erkennbare Eigen­schaft als Unter­neh­mens­kenn­zeichen sprechen. Dieser Erfah­rungssatz gilt — entgegen der in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vertre­tenen Ansicht der Antrags­geg­nerin — auch im Beklei­dungs­sektor. Vorliegend ist unstreitig, dass die Bezeichnung „X“ eine hohe Bekanntheit genießt (Bl. 332 d.A.). „X“ ist außerdem Unter­neh­mens­schlagwort der Herstel­lerin X LLC. Die Bezeichnung „X“ wird deshalb vom Verkehr als Hinweis auf das konkrete Herstel­ler­un­ter­nehmen (Erstmarke), die Bezeichnung „SAM“ als Zweit­marke zur Kennzeichnung des konkreten Produkts aufge­fasst. Die Begriffe „Wollmantel“ bzw. „Wollblazer“ sind für die angebo­tenen Waren glatt beschreibend und werden nicht als Zeichen­be­standteil aufgefasst.
bb) Eine marken­mäßige Benutzung im Sinne des § 14 II Nr. 2 MarkenG setzt bei richt­li­ni­en­kon­former Auslegung voraus, dass das angegriffene Zeichen wie eine Marke benutzt wird, d.h. die Benutzung des Zeichens durch den Dritten die Haupt­funktion der Marke, den Verbrau­chern die Herkunft der Waren oder Dienst­leis­tungen zu garan­tieren, beein­trächtigt oder beein­träch­tigen kann (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rdnr. 58 = WRP 2009, 930 L’Oréal/Bellure; BGH GRUR 2010, 726 Rn. 16 — Opel-Blitz II). Die Herkunfts­funktion ist beein­trächtigt, sofern das Zeichen zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unter­nehmen verwendet wird (BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 23 — Gelbe Wörter­bücher). Daran fehlt es, wenn das Zeichen nur als dekora­tives Gestal­tungs­mittel oder in einem rein beschrei­benden Sinn verwendet wird.
(1) Ein beschrei­bender Sinn der Bezeichnung „SAM“ für Wollmäntel oder Wollblazer ist nicht feststellbar. Die Bezeichnung steht weder für ein gängiges Schnitt­muster noch für sonstige Produk­t­ei­gen­schaften. Die Bezeichnung wird auch nicht rein dekorativ verwendet. Dies könnte angenommen werden, wenn sie blick­fang­mäßig auf dem Kleidungs­stück selbst angebracht wäre (BGH GRUR-RR 2010, 359 Rn. 20 — CCCP). Hierfür gibt es keine Anhaltspunkte.
(2) Die Bezeichnung „SAM“ wird auch nicht als bloßes Bestell­zeichen aufge­fasst. Eine die marken­mäßige Benutzung ausschlie­ßende Verwendung als reines Bestell­zeichen wurde zum Teil angenommen, wenn aus der Sicht des angespro­chenen Verkehrs die Modell­be­zeichnung — ähnlich einer Bestell­nummer — allein dazu dienen soll, dieses Modell von anderen Modellen desselben Herstellers zu unter­scheiden, die Bezeichnung also nach dem Verständnis des Verkehrs gar nicht den Anspruch erhebt, nur von einem einzigen Hersteller verwendet zu werden und damit auf die Herkunft von diesem Hersteller hinzu­weisen. Soweit der Bundes­ge­richtshof in älteren Entschei­dungen eine solche Verwendung als reines Bestell­zeichen bejaht oder in Erwägung gezogen hat (vgl. die Nachweise bei Ingerl/Rohnke, Marken­gesetz, 3. Aufl., Rdz. 196 zu § 14), sind Fälle angesprochen, in denen gebräuch­liche Vornamen im Rahmen eines branchen­üb­lichen Bestell­zei­chen­systems (etwa „Gaby“ für Damen­schuhe; vgl. BGH GRUR 1988, 307 — Gaby) in dieser Weise benutzt und vom Verkehr damit auch als reines Bestell­zeichen angesehen werden.
(3) Solche Umstände liegen im Streitfall nicht vor. Hierfür genügt insbe­sondere nicht, dass — wie die Antrags­geg­nerin glaubhaft gemacht hat — die Verwendung von Vornamen im Modebe­reich üblich ist und auch die Bezeichnung „SAM“ von einigen Herstellern für unter­schied­liche Kleidungs­stücke (z.B. Desigual Kleid Sam, Tommy­Hil­figer Herrenhemd Sam, Anlage AG10) verwendet wird. Die Funktion, dass das angegriffene Zeichen zur Kennzeichnung eines bestimmten Modells benutzt wird, steht der Einordnung als marken­mäßige Verwendung nicht entgegen (Senat, Beschl. v. 23.04.2013 — 6 W 41/13 m.w.N.). Denn der Verkehr sieht in der angegrif­fenen Verwen­dungsform des Zeichens „SAM“ nicht allein ein Bestell­zeichen, sondern zugleich auch einen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unter­nehmen. Der Verbraucher geht davon aus, dass der „Wollmantel SAM“ stets einem bestimmten Herstel­lungs­un­ter­nehmen zuzuordnen ist. Er nimmt nicht ohne weiteres an, dass auch andere Hersteller ihre Mäntel mit „SAM“ kennzeichnen.
b) Zwischen der Wortmarke „SAM“ und dem angegriffen Zeichen „SAM“ besteht Verwechs­lungs­gefahr im Sinne des § 14 II Nr. 2 MarkenG. Die Beurteilung der Verwechs­lungs­gefahr ist unter Berück­sich­tigung aller Umstände des Einzel­falls vorzu­nehmen. Dabei besteht eine Wechsel­wirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbe­sondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekenn­zeich­neten Waren oder Dienst­leis­tungen sowie der Kennzeich­nungs­kraft der älteren Marke, so dass ein gerin­gerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienst­leis­tungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeich­nungs­kraft der älteren Marke ausge­glichen werden kann und umgekehrt.
aa) Der Klage­marke ist von Haus aus durch­schnitt­liche Kennzeich­nungs­kraft zuzumessen. Der Begriff „SAM“ weist keine beschrei­benden Bezüge zu „Beklei­dungs­stücken“ auf. Ob die Kennzeich­nungs­kraft durch Benutzung gesteigert wurde, kann im Streitfall dahin­ge­stellt bleiben.
bb) Es besteht Zeichen­iden­tität. Dem Zeichen­ver­gleich ist im Streitfall nur die gleich­lau­tende Bezeichnung „SAM“, nicht der komplette Text „X — WOLLMANTEL SAM“ bzw. „X — WOLLBLAZER SAM“ zugrunde zu legen (vgl. oben a) aa) (2).
cc) Es besteht auch hochgradige Waren­ähn­lichkeit. Die Marke ist für „Bekleidung“ einge­tragen. Die Antrags­geg­nerin kann der Marke nicht mit Erfolg den Einwand der teilweisen Nicht­be­nutzung entge­gen­halten (§ 25 II 1 MarkenG). Die Marke wurde 1991 einge­tragen. Die Benut­zungs­schon­frist ist abgelaufen. Ist eine Marke — wie hier — für einen Waren­ober­be­griff einge­tragen, hat die Identitäts- oder Ähnlich­keits­prüfung nur anhand derje­nigen Waren zu erfolgen, für die eine rechts­er­hal­tende Benutzung erfolgt ist (BGH GRUR 2006, 937 Rn. 22 — Ichthyol II). Die Antrags­geg­nerin bestreitet nicht, dass die Marke durch Lizenz­nehmer für die in den Anlagen Ast 6, Ast 7 aufge­führten Waren innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antrag­stellung benutzt wurde. Dort sind unter anderem verschiedene Sweat­jacken der Marke SAM aufge­führt. Jacken und Mäntel sind funktional austauschbar und damit der gleichen Unter­ka­te­gorie zuzuordnen. Es spielt für die hochgradige Waren­ähn­lichkeit keine Rolle, dass die Marke angeblich nur für Waren im Niedrig­preis­segment benutzt wurde, während das angegriffene Zeichen für Waren im Luxus­segment verwendet wird.
dd) Bei Gesamt­be­trachtung der maßgeb­lichen Faktoren (durch­schnitt­liche Kennzeich­nungs­kraft, Zeichen­iden­tität, hochgradige Waren­ähn­lichkeit) ist die Verwechs­lungs­gefahr zu bejahen.

3. Die Kosten­ent­scheidung folgt aus § 92 I ZPO. Eine Zulassung der Revision ist nicht möglich (§ 542 II S. 1 ZPO).

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