Wenn „JOY“ nicht reicht: Was die EUIPO-Entscheidung zu VITAJOY für die Marken­re­cherche lehrt

Wer eine neue Marke sucht, erlebt in der Praxis immer wieder eine frustrie­rende Überra­schung: Man findet ein älteres Zeichen, das „eigentlich doch drinsteckt“ – und trotzdem verliert der Wider­spruch. Genau das ist in der EUIPO-Entscheidung zum Zeichen „VITAJOY“ passiert: Der Wider­spruch gegen die Unions­mar­ken­an­meldung „VITAJOY“ wurde insgesamt zurück­ge­wiesen; die Wider­spre­chende trägt die Kosten.

Die Entscheidung ist ein gutes Lehrstück dafür, wie EUIPO-Stellen bei zusam­men­ge­setzten Wortmarken denken – und welche Schlüsse man daraus für Marken­re­cherche, Marken­aufbau und Durch­setzung ziehen sollte.

Der Fall in einem Satz

Ältere Marken: „JOY sportswear“ (Unions­marke) und „JOY“ (DE-Marke). Angegriffene Marke: „VITAJOY“. Ergebnis: Keine Verwechs­lungs­gefahr nach Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV – trotz teilweise identi­scher bzw. ähnlicher Waren/Dienstleistungen.

1) Waren- und Dienst­leis­tungsnähe hilft – aber sie ersetzt nicht die Zeichenähnlichkeit

Die Wider­spruchs­ab­teilung nimmt für Klasse 25 (Bekleidung und verwandte Produkte) teils Identität und teils Ähnlichkeit an. Auch für die Einzel­handels-/Versand­han­dels­dienst­leis­tungen der Klasse 35 wird eine (mindestens) relevante Ähnlichkeit zum Waren­be­reich bejaht. Das ist aus Sicht der Wider­spre­chenden grund­sätzlich „gut“, weil es die Wechsel­wirkung zugunsten des Wider­spruchs verschiebt. 

Die Lehre für die Marken­re­cherche: Man darf sich nicht beruhigen, nur weil Waren/Dienstleistungen ähnlich sind – und man darf umgekehrt nicht glauben, dass man mit identi­schen Waren „automa­tisch“ gewinnt. In der Praxis entscheidet häufig der zweite Block: Wie ähnlich sind die Zeichen wirklich?

2) Der entschei­dende Hebel: Der Gesamt­ein­druck – und der Wortanfang

EUIPO-Stellen legen bei Wortmarken regel­mäßig Gewicht auf den Anfang eines Zeichens. In dieser Entscheidung wird ausdrücklich darauf abgestellt, dass der Verbraucher beim Lesen von links nach rechts den Anfang stärker beachtet. 

Für „VITAJOY“ bedeutet das: „VITA“ steht vorne, ist nicht als beschreibend einge­stuft und zieht deshalb Aufmerk­samkeit. „JOY“ ist zwar identisch enthalten, aber aus Sicht des Amts in einem deutlich längeren Gesamtwort „mitge­zogen“. Die Zeichen seien bildlich und klanglich nur gering­fügig ähnlich; begrifflich allen­falls je nach Verständnis. 

Die Lehre für die Marken­re­cherche: Wer eine Marke plant, die ein fremdes Kurzwort am Ende „anhängt“, kann damit unter Umständen durch­kommen – jeden­falls dann, wenn der neue Anfangsteil als ausrei­chend unter­schei­dungs­kräftig bewertet wird. Umgekehrt: Wenn Sie ein kurzes älteres Zeichen besitzen, ist es riskant, allein auf die Tatsache zu setzen, dass es vollständig in der jüngeren Marke enthalten ist.

3) „Schwache“ Bestand­teile können alles drehen – hier aber nur teilweise

Das Amt behandelt „sportswear“ als beschreibend für Bekleidung, also als kennzeich­nungs­schwachen Zusatz der älteren Marke. Dadurch rückt „JOY“ bei „JOY sportswear“ zwar in den Vorder­grund. Gleich­zeitig bleibt „VITA“ im angegrif­fenen Zeichen nach Auffassung des Amts ein normal kennzeich­nungs­kräf­tiger Bestandteil (nicht beschreibend, nicht schwach). 

Das ist der Kern der Abwägung: Wenn beide Seiten jeweils einen normal kennzeich­nungs­kräf­tigen Teil haben („JOY“ vs. „VITA“) und das jüngere Zeichen insgesamt länger ist, kann das Amt trotz identi­scher Zeichen­be­stand­teile („JOY“) bei „nur geringer“ Ähnlichkeit landen.

Die Lehre für die Marken­re­cherche: Prüfen Sie nicht nur, ob ein Wort vorkommt, sondern ob die übrigen Bestand­teile mögli­cher­weise als anpreisend, beschreibend oder branchen­üblich gelten könnten. Genau diese Einstufung entscheidet darüber, welcher Bestandteil im Streitfall überhaupt „zählt“.

4) Der häufigste Fehler im Wider­spruch: Kennzeich­nungs­kraft behaupten, aber nicht belegen

Die Wider­spre­chende berief sich auf eine überdurch­schnitt­liche Kennzeichnungskraft/Benutzung. Das Amt stellt aber klar: Für erhöhte Kennzeich­nungs­kraft reichen allge­meine Darstel­lungen, Webseiten-Screen­shots oder Social-Media-Auftritte typischer­weise nicht aus; erwartet werden belastbare Angaben und Belege zur Markt­po­sition, zu Verkaufs-/Umsatz­zahlen, Werbe­auf­wen­dungen, Verkehrs­be­fra­gungen etc. Weil das nicht substan­tiiert genug vorgelegt wurde, blieb es bei normaler Kennzeichnungskraft.

Die Lehre für die Marken­re­cherche und Marken­stra­tegie: Wer eine Marke aufbauen will, sollte früh daran denken, „Beweis­fä­higkeit“ mitzu­planen. Nicht für den Alltag – aber für den Tag, an dem es ernst wird.

Praktisch heißt das:

• Halten Sie Umsatz-/Absatz­zahlen marken­be­zogen fest (nicht nur unternehmensbezogen).
• Dokumen­tieren Sie Werbe­auf­wen­dungen, Kampa­gnen­reich­weiten, Media-Spendings.
• Sammeln Sie Belege zur geogra­phi­schen Abdeckung (EU-weit ist nicht gleich Deutschland-weit).
• Wenn die Marke wirklich stark ist: Erwägen Sie recht­zeitig eine saubere Verkehrs­be­fragung oder zumindest struk­tu­rierte Marktunterlagen.

5) Was bedeutet das konkret für Menschen, die eine Marke suchen?

Aus der Entscheidung lassen sich sehr handfeste „Do’s & Don’ts“ für die Praxis ableiten.

1. Erstens: Nicht nur nach identi­schen Treffern suchen.
   Wenn Sie nur nach „JOY“ suchen und „VITAJOY“ übersehen oder für „zu ähnlich“ halten, fehlt Ihnen die realis­tische Risiko­ein­schätzung. Sie müssen kombi­na­to­rische Treffer (Präfix/Suffix) syste­ma­tisch mitprüfen.
2. Zweitens: Anfangs­teile sind riskanter als Endteile – aber nicht automatisch.
   Wer eine neue Marke entwi­ckelt, kann sich nicht darauf verlassen, dass ein unter­schei­dungs­kräf­tiger Anfangsteil immer rettet. Er hilft – aber wenn der übernommene Teil sehr stark ist (bekannt, intensiv benutzt, breiter Markt), kann die Rechnung kippen. Der Unter­schied ist: Diese Stärke muss dann später belegbar sein. 
3. Drittens: Die Frage „Ist VITA schwach?“ ist keine sprach­liche, sondern eine markenrechtliche.
   Viele Bestand­teile wirken im Marketing „stark“, sind rechtlich aber schwach (weil anpreisend oder beschreibend). Und umgekehrt. Wer Marken sucht, sollte diese Bewertung nicht nach Bauch­gefühl treffen, sondern mit Blick auf Waren/Dienstleistungen und die übliche Branchensprache.
4. Viertens: Planen Sie die Durch­setzung gleich mit.
   Eine Marke ist nicht nur ein Name, sondern ein Rechts­in­strument. Wenn Sie Ihre Marke später vertei­digen wollen, brauchen Sie ein Setup, das Beweise erzeugt. Sonst stehen Sie im Wider­spruch mit leeren Händen da – und verlieren trotz guter Ausgangslage bei Waren/Dienstleistungen.

6) Umgang mit ähnlichen Fällen: Drei saubere Handlungsoptionen

7) Verfah­rens­rea­lität: Es gibt eine Beschwer­de­mög­lichkeit – aber nur mit Substanz

Die Entscheidung weist auf die Beschwer­de­mög­lichkeit hin (Fristen und Gebühr werden genannt). In der Praxis lohnt sich eine Beschwerde dann, wenn man entweder die recht­liche Gewichtung der Bestand­teile plausibel angreifen kann oder – häufiger – eine deutlich bessere Beweis­führung zur Kennzeich­nungs­kraft nachlegt. 

Schluss­ge­danke

Diese Entscheidung ist kein Freibrief, fremde Kurzwörter einfach „dranzu­hängen“. Sie zeigt aber sehr klar: Ohne belegte Kennzeich­nungs­kraft und ohne ausrei­chend hohen Ähnlich­keitsgrad im Gesamt­ein­druck ist die bloße Übernahme eines Wortbe­stand­teils häufig nicht genug.

Check­liste: Marken­re­cherche und Risiko­prüfung bei ähnlichen Wortmarken

Diese Check­liste hilft dabei, typische Risiken bei zusam­men­ge­setzten Wortmarken (Präfix/Suffix) früh zu erkennen und die Recherche praxisnah zu strukturieren.

1. Treffer­breite sicher­stellen: Nicht nur identische Treffer prüfen, sondern auch Kombi­na­tionen (Präfix/Suffix), Wortan­fänge und Wortenden syste­ma­tisch durchsuchen.
2. Waren/Dienstleistungen sauber abgleichen: Prüfen, ob in den relevanten Klassen Identität oder Ähnlichkeit vorliegt (insbe­sondere bei Bekleidung, Acces­soires sowie Handels-/Retail-Dienst­leis­tungen).
3. Zeichen­ähn­lichkeit im Gesamt­ein­druck bewerten: Länge, Struktur und Lautbild vergleichen; prüfen, ob der gemeinsame Bestandteil im jüngeren Zeichen „untergeht“ oder auffällig bleibt.
4. Wortanfang besonders kritisch prüfen: Bei Wortmarken wird der Beginn häufig stärker wahrge­nommen; der Anfangsteil kann den Gesamt­ein­druck deutlich verschieben.
5. Schwäche/Anpreisung einzelner Bestand­teile prüfen: Abklären, ob Bestand­teile beschreibend, werblich oder branchen­üblich sind (dann prägen sie meist weniger).
6. Kennzeich­nungs­kraft der älteren Marke realis­tisch einschätzen: Ist die ältere Marke nur „normal“ oder tatsächlich stark? Ohne belastbare Belege wird erhöhte Kennzeich­nungs­kraft oft nicht angenommen.
7. Beweislage früh aufbauen: Marken­be­zogene Umsätze/Absätze, Werbe­auf­wen­dungen, Reich­weiten, Markt­gebiet und Nutzungs­zeitraum dokumen­tieren – nicht erst im Streitfall.
8. Risiko­stra­tegie festlegen: Je nach Risiko: Zeichen­va­riante entwi­ckeln, Koexistenz prüfen oder vor Anmeldung eine recht­liche Einschätzung (inkl. Beweis- und Argumen­ta­ti­ons­stra­tegie) einholen.