Marken­ent­wicklung mit Kollisionsblick: Was erfahrene Teams übersehen

Drei Fehler aus Routine

Der erste ist die Namens­fa­milie um einen schwachen Stamm. Ein Unter­nehmen baut ein Portfolio aus „Flux“, „FluxPro“, „FluxCare“ und „FluxHome“, weil das System sich gut verkaufen lässt und die Marken­ar­chi­tektur sauber aussieht. Im Register steht „Flux“ für Energie­an­wen­dungen aber dutzendfach, und jede dieser Marken ist ein Kandidat für einen Wider­spruch gegen jedes Mitglied der Familie. Der Stamm, der die Familie zusam­menhält, ist zugleich der Teil, der keinem gehört; der Schutz, den das Unter­nehmen am Ende erwirbt, liegt in den Zusätzen, nicht im System. 

Der zweite ist die Zweit­marke unter der Dachmarke. Der Konzernname steht vor dem Produkt­namen, und das Team geht davon aus, dass die Dachmarke den Produkt­namen trägt. Marken­rechtlich ist es umgekehrt: Wenn der Produktname ein fremdes Markenwort ist, bleibt er im zusam­men­ge­setzten Zeichen als eigener Herkunfts­hinweis erkennbar, und die Dachmarke davor erweckt eher den Eindruck einer Lizenz- oder Konzern­be­ziehung als den eines Abstands. 

Der dritte ist das Verzeichnis aus der Vorlage. Agenturen führen Muster­ver­zeich­nisse für Branchen, und die Anmeldung übernimmt sie mit kleinen Anpas­sungen. Jede Position, die das Vorhaben nicht abdeckt, öffnet ein Kolli­si­onsfeld, in dem der Name gar nicht benutzt werden soll. Besonders teuer wird das bei „Software“ in Klasse 9 für Vorhaben, die eine Dienst­leistung erbringen. 

Die folgenden Abschnitte erklären, warum das Amt an diesen Stellen anders entscheidet, als das Briefing annimmt. 

Kennzeich­nungs­kraft ist eine Designentscheidung

Die Kennzeich­nungs­kraft einer Marke bestimmt ihren Schutz­umfang. Für die Kolli­si­ons­prüfung ist das in zwei Richtungen relevant: Je schwächer die ältere Marke, desto enger ihr Schutz und desto geringer das Risiko für den neuen Namen; je schwächer der neue Name, desto enger der Schutz, den er später selbst bietet. 

Der Bundes­ge­richtshof hat in der Entscheidung INJEKT/INJEX (Beschluss vom 6. Februar 2020, I ZB 21/19) klarge­stellt, wie mit einem gemein­samen Bestandteil umzugehen ist, der für die Waren beschreibend ist. Er wird im Zeichen­ver­gleich nicht ausge­blendet, aber nach seinem tatsäch­lichen Gewicht in der Wahrnehmung gewichtet; eine Marke, die sich an einen beschrei­benden Begriff anlehnt, hat einen Schutz­umfang, der sich auf die Eigen­prägung beschränkt, die ihr die Eintra­gungs­fä­higkeit verleiht. Der Europäische Gerichtshof hat in Hansson (Urteil vom 12. Juni 2019, C‑705/17) dieselbe Linie vorge­geben und ausdrücklich verboten, die Verwechs­lungs­gefahr allein deshalb auszu­schließen, weil die Überein­stimmung in einem schwachen Bestandteil liegt; es bleibt bei der Gesamtabwägung. 

Für die Marken­ent­wicklung bedeutet das: Ein Name mit beschrei­bendem Stamm und unter­schei­dungs­kräf­tiger Endung kolli­diert mit allen Marken desselben Stamms, und seine spätere Durch­setzung reicht nur so weit wie die Endung. Das Bundes­pa­tent­ge­richt hat in REGENERESEN/REGENERIST (27 W (pat) 553/17) für zwei Zeichen, die beide an „Regene­ration“ anlehnen und sich in den Endungen unter­scheiden, die Verwechs­lungs­gefahr verneint, obwohl die Waren identisch waren: Der gemeinsame Anfang trug die Ähnlichkeit nicht, weil der Verkehr ihn als Sachhinweis liest. Dieselbe Logik schützt Ihren Namen gegen Wettbe­werber nicht, wenn er aus demselben Material gebaut ist. 

Die Entscheidung für oder gegen einen beschrei­benden Anklang ist deshalb keine Stilfrage. Sie legt fest, wie viel Abstand der Name zum Register hat und wie viel Abstand das Register später zu ihm halten muss. Wer sie bewusst trifft, kann sie vertreten; wer sie aus Gewohnheit trifft, bekommt beides nicht. 

Der Zeichen­ver­gleich, wie Ämter ihn führen

Das Amt vergleicht Zeichen nach Schriftbild, Klang und Bedeutung und bildet daraus einen Gesamt­ein­druck, der von den unter­schei­dungs­kräf­tigen und dominie­renden Elementen bestimmt wird. Drei Mecha­niken dieser Prüfung wider­sprechen regel­mäßig dem, was ein Branding-Team für Abstand hält. 

Vokal­folge und Wortanfang

Das Bundes­pa­tent­ge­richt hat in DIGOSI/Degussa (Beschluss vom 17. Dezember 2024, 26 W (pat) 19/21) der Vokal­folge für den klang­lichen Gesamt­ein­druck eine besondere Bedeutung beigemessen und die Verwechs­lungs­gefahr trotz teilweise identi­scher Waren verneint, weil die Zeichen in Vokal­folge, Silben­glie­derung und Betonung ausein­an­der­lagen und die angespro­chenen Kreise mit erhöhter Aufmerk­samkeit auswählen. Umgekehrt gilt: Zwei Namen mit identi­scher Vokal­folge und identi­scher betonter Anfangs­silbe gelten als ähnlich, auch wenn sie sich im Schriftbild in einem Konso­nanten unter­scheiden. Ein Team, das Varianten nach Schriftbild entwi­ckelt, übersieht das systematisch. 

Die selbständig kennzeich­nende Stellung

Nach der Recht­spre­chung seit Medion (EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005, C‑120/04) kann ein übernom­menes älteres Zeichen in einem zusam­men­ge­setzten Zeichen eine selbständig kennzeich­nende Stellung behalten, ohne es zu prägen, und dann Verwechs­lungs­gefahr begründen. Das ist die Zweit­mar­ken­falle. Der Europäische Gerichtshof hat in Bimbo (Urteil vom 8. Mai 2014, C‑591/12 P) aller­dings auch klarge­stellt, dass diese Stellung nicht vermutet wird, sondern im Einzelfall festzu­stellen ist, und dass sie entfällt, wenn die Bestand­teile zusammen eine Einheit mit eigenem Sinn bilden. Das ist der einzige Weg, auf dem ein Zusatz tatsächlich Abstand schafft: nicht durch Voran­stellen, sondern durch Bedeutungswandel. 

Begriff­liche Neutralisierung

Ein klarer Sinngehalt, den der Verkehr ohne Überlegung erfasst, kann eine klang­liche oder schrift­bild­liche Ähnlichkeit aufheben (EuGH, PICASSO/PICARO, Urteil vom 12. Januar 2006, C‑361/04 P). Zwei Kunst­wörter ohne Bedeutung neutra­li­sieren sich dagegen nicht, und zwei Zeichen, die an denselben Begriff anlehnen, sind begrifflich ähnlich, nicht verschieden. Namen mit einem erkenn­baren, eigenen Sinn haben hier einen Vorteil, den reine Phanta­sie­bil­dungen nicht haben. 

Waren­ähn­lichkeit jenseits der Klasse

Die Klasse entscheidet nicht. Das weiß jeder, der schon ein Wider­spruchs­ver­fahren erlebt hat, und trotzdem werden Verzeich­nisse nach Klassen gedacht. Ähnlich sind Waren und Dienst­leis­tungen, die nach Art, Zweck, Nutzer­kreis, Vertriebsweg und Konkurrenz- oder Ergän­zungs­ver­hältnis so enge Berüh­rungs­punkte haben, dass der Verkehr eine gemeinsame betrieb­liche Herkunft annehmen könnte (EuGH, Canon, Urteil vom 29. September 1998, C‑39/97). Ein funktio­naler Zusam­menhang allein genügt nicht; der Verkehr muss aus ihm auf denselben Verant­wort­lichen schließen. 

Der für Software­pro­jekte wichtigste Punkt stammt aus dem Oberlan­des­ge­richt Köln. In INCA (Urteil vom 9. September 2022, 6 U 18/22) hat es eine Verletzung der Marke „incca“, einge­tragen unter anderem für „Software“, durch das Zeichen „INCA“ für eine software­ge­stützte Influencer-Marketing-Plattform verneint. Zwei Aussagen tragen das Urteil. Erstens ist der Begriff „Software“ im Verzeichnis im Kontext der übrigen Positionen zu lesen; weil Software heute in fast allen Bereichen des Geschäfts­lebens einge­setzt wird, würde ein zu weites Verständnis in vielen Fällen unter­schied­lichster Software­an­wendung zu Ähnlichkeit führen. Zweitens ist Software, die als Werkzeug einer Dienst­leistung dient und nicht isoliert erworben werden kann, keine Ware „Software“, sondern Teil der Dienst­leistung; der Senat knüpft an BGH GeDIOS (Urteil vom 13. November 2003, I ZR 103/01) an. Sein Schlusssatz: Nicht jedes Angebot von Software ist ähnlich zu einem Angebot einer software­ba­sierten Dienstleistung. 

Für Verzeich­nisse folgt daraus eine klare Regel. Wer eine Dienst­leistung erbringt, beansprucht die Dienst­leistung, nicht die Software, mit der er sie erbringt. Wer beides tut, trennt es im Verzeichnis. Und wer prüft, ob eine ältere Software­marke im Weg steht, prüft zuerst, was deren Verzeichnis neben „Software“ noch enthält, weil das die Reich­weite des Oberbe­griffs bestimmen kann. Die Grenze dieser Argumen­tation liegt im Wider­spruchs­ver­fahren: Dort stehen sich Register und Register gegenüber, und wer selbst „Software“ ohne Einschränkung beansprucht, hat gegen eine ältere Software­marke Identität, gleich was er tatsächlich tut. 

Für Unter­neh­mens­kenn­zeichen gilt Entspre­chendes. Für die Branchennähe kommt es nicht darauf an, dass ein Unter­nehmen eine bestimmte Software einsetzt, wenn die Dienst­leistung und nicht das Mittel im Vorder­grund steht (BGH, BCC, Urteil vom 20. Januar 2011, I ZR 10/09, zitiert in INCA). Eine Firmen­na­men­re­cherche, die jeden Software­einsatz als Branchennähe wertet, produ­ziert Treffer, die keine sind. 

Das ältere Recht ist ein beweg­liches Ziel

Erfahrene Teams behandeln eine ältere Marke als Hindernis, das steht oder nicht steht. Rechtlich ist sie ein Recht, dessen Durch­setz­barkeit von drei Dingen abhängt, die sich mit der Zeit ändern. 

Benut­zungs­pflicht und Stichtag

Fünf Jahre nach dem Ende des Eintra­gungs­ver­fahrens muss der Inhaber die Marke für die einge­tra­genen Waren ernsthaft benutzen; im Wider­spruchs­ver­fahren kann der Anmelder die Benutzung bestreiten, und der Inhaber muss sie nachweisen (§ 43 Abs. 1 MarkenG, Art. 47 Abs. 2 UMV). Maßgeblich ist der Anmelde- oder Priori­tätstag der jüngeren Marke: Liegt die ältere Marke an diesem Tag noch in der Schon­frist, gibt es keine Einrede. Das Gericht der Europäi­schen Union hat in Team Beverage (Urteil vom 1. Dezember 2021, T‑359/20) festge­halten, dass die Schon­frist nicht mit dem Verfahren wandert; wer zu früh anmeldet, hat die Einrede verloren, auch wenn die Frist während des Verfahrens abläuft. Für die Termin­planung eines Launches ist das eine konkrete Größe: Manchmal sind drei Monate Wartezeit mehr wert als jede Namensvariante. 

Teilbe­nutzung

Wird eine für „Software“ einge­tragene Marke nur für eine Buchhal­tungs­an­wendung benutzt, zählt im Wider­spruch nur die Unter­gruppe, der die Benutzung zuzuordnen ist, nicht der ganze Oberbe­griff und nicht nur das Einzel­produkt. Der Europäische Gerichtshof hat die Maßstäbe dafür in TAIGA/tigha (Urteil vom 16. Juli 2020, C‑714/18 P) bestätigt: Eine Unter­gruppe muss nach Zweck oder Bestimmung in sich stimmig abgrenzbar sein, und Mehrzweck­waren dürfen nicht künstlich nach einzelnen Verwen­dungs­zwecken aufge­spalten werden. Das Gericht der Europäi­schen Union hat in teamplay (Urteil vom 1. Oktober 2025, T‑1175/23) „infor­mation system software“ als eine solche Unter­gruppe von „Computer software“ anerkannt. Ob eine solche Einschränkung im konkreten Fall trägt, lässt sich aber nur mit einer Benut­zungs­re­cherche klären; der Inter­net­auf­tritt des Inhabers beweist weder Benutzung noch Nicht­be­nutzung, und die Ähnlichkeit der verblei­benden Unter­gruppe mit dem eigenen Vorhaben ist danach eigen­ständig zu prüfen. 

Verfall

Ergibt die Benut­zungs­re­cherche eine fünfjährige Nicht­be­nutzung, kann die Marke für verfallen erklärt werden (§ 49 Abs. 1 MarkenG). Der Antrag beseitigt das Recht nicht; das tut erst der erfolg­reiche Abschluss des Verfahrens, und bis dahin kann der Inhaber die Benutzung aufnehmen, es sei denn, er tut das erst in Kenntnis des drohenden Antrags innerhalb der letzten drei Monate. Die Reihen­folge von Verfalls­antrag und eigener Anmeldung ist deshalb eine strate­gische Entscheidung, die vor der Einrei­chung fällt. 

Erstbe­ge­hungs­gefahr durch die Anmeldung

Und dann ist da der Punkt, den auch Agenturen meist nicht kennen: Schon die Anmeldung kann einen Angriff auslösen. Der Bundes­ge­richtshof hat in Metrosex (Urteil vom 13. März 2008, I ZR 151/05) entschieden, dass Anmeldung und Eintragung zwar keine Benutzung und damit keine Verletzung sind, aber eine Erstbe­ge­hungs­gefahr begründen können, die einen vorbeu­genden Unter­las­sungs­an­spruch trägt; aus der Anmeldung wird im Regelfall vermutet, dass die Benutzung für die angemel­deten Waren bevor­steht. Eine zurück­ge­stellte Benutzung ändert daran nichts, weil der Inhaber die Absicht nicht sieht. Was hilft, ist der actus contrarius: Die Rücknahme der Anmeldung oder die Einschränkung des Verzeich­nisses beseitigt die Erstbe­ge­hungs­gefahr. Das Risiko der Anmeldung ist damit begrenzt und kalku­lierbar, aber es ist nicht null, und es beginnt nicht erst mit dem Launch. 

Anmel­de­stra­tegie statt Ja oder Nein

Aus alldem folgt, dass die Frage „Können wir den Namen anmelden?“ zu kurz greift. Die Frage ist, unter welchen Bedin­gungen, mit welchem Risiko und mit welchem Ausweg. 

Ein vertret­barer Weg sieht so aus: Die kritische ältere Marke ist am Anmel­detag benut­zungs­pflichtig, ihr Oberbe­griff ist breit und das eigene Vorhaben berührt nur einen Teil davon, oder ein anderer Lösungsweg ist konkret offen. Das Unter­nehmen meldet an, nimmt den Wider­spruch bewusst in Kauf, stellt die Benutzung bis zur Klärung zurück und kennt die Erstbe­ge­hungs­gefahr samt Rücknahme als Ausweg. Die Benut­zungs­einrede wird im Verfahren eindeutig und frist­ge­recht erhoben; vor dem EUIPO in einem geson­derten Schrift­stück innerhalb der gesetzten Frist. Das ist keine Hoffnung auf Nachsicht, sondern eine Strategie mit definierten Kosten. 

Dieser Weg steht nicht offen, wenn der Name schon benutzt wird, wenn die ältere Marke in der Schon­frist liegt und nichts anderes hilft, oder wenn Zeichen und Waren identisch sind. Und er setzt voraus, dass die Kolli­si­ons­prüfung beide Seiten ausge­ar­beitet hat: die Angriffs­seite, also die Ähnlichkeit, und die Entlas­tungs­seite, also die Kennzeich­nungs­kraft des älteren Rechts, die konkrete Waren­ähn­lichkeit, den Aufmerk­sam­keitsgrad und die Belast­barkeit. Eine Prüfung, die nur die Angriffs­seite kennt, produ­ziert Abratungen; eine, die nur die Entlas­tungs­seite kennt, produ­ziert Wider­sprüche. Die Empfehlung, die ein Team braucht, liegt dazwi­schen und ist nur so gut wie die Prüfung, auf der sie steht. 

Was dabei nicht hilft, ist die Liste der Argumente, die in Briefings regel­mäßig als Entlastung auftauchen: der Inhaber ist klein, inaktiv oder in einer anderen Branche; es gibt viele ähnliche Marken; die ältere Marke hätte nie einge­tragen werden dürfen; die Schon­frist ist abgelaufen. Keines davon senkt das recht­liche Risiko. Dritt­marken schwächen eine Marke nur, wenn ihre Benutzung in beträcht­licher Zahl im engsten Ähnlich­keits­be­reich belegt ist; die Gültigkeit der älteren Marke wird im Wider­spruchs­ver­fahren nicht geprüft; und der Ablauf der Schon­frist eröffnet die Einrede, ohne etwas über ihren Erfolg zu sagen. 

Typische Konstel­la­tionen und ihre Einordnung

Die Tabelle fasst die Konstel­la­tionen zusammen, die in Marken­pro­jekten erfah­rener Teams am häufigsten zu Abratungen oder Wider­sprüchen führen. Sie ersetzt keine Prüfung des konkreten Zeichens und Verzeichnisses. 

Sieben Prüfschritte für den Entwicklungsprozess

Für Teams, die Marken in Serie entwi­ckeln, lassen sich die Konse­quenzen in sieben Schritte fassen, die vor der Recherche beginnen und nach ihr nicht enden. 

Erstens Ähnlichkeit statt Identität prüfen. Domain, Google und Handels­re­gister prüfen, ob ein Name vergeben ist; das Amt prüft, wem er ähnlich ist. Kandi­daten werden deshalb von Anfang an gegen ähnliche Zeichen für ähnliche Waren entwi­ckelt, nicht gegen identische. 

Zweitens Vokal­folge und betonte Anfangs­silbe jedes Kandi­daten notieren und mit den Treffern der Recherche vergleichen. Ein Kandidat, der in beiden Angaben mit einem Treffer überein­stimmt, ist zu nah, gleich wie verschieden er aussieht. Ein beschrei­bender Wortanfang trägt die Ähnlichkeit dagegen nicht; dann entscheiden die Endungen. 

Drittens beschrei­bende Stämme als bewusste Entscheidung behandeln. Ein Anklang an die Branche erleichtert das Marketing und kostet Abstand in beide Richtungen; das gehört ins Briefing, nicht in die Nachbesprechung. 

Viertens zweiteilige Namen in ihre Teile zerlegen. Ist ein Teil für die Waren bereits als Marke einge­tragen, hilft der andere nur, wenn beide zusammen einen eigenen Sinn ergeben, in dem das übernommene Wort aufgeht. 

Fünftens das Verzeichnis mit dem Namen entwi­ckeln. Es beschreibt, was tatsächlich angeboten wird: Software als Ware nur, wenn Software vertrieben wird; die Dienst­leistung, wenn eine Dienst­leistung erbracht wird. Jede Position aus der Vorlage, die das Vorhaben nicht abdeckt, öffnet ein Kolli­si­onsfeld. Die Einschränkung muss zum Vorhaben passen, nicht nur zum Papier. 

Sechstens Treffer nach Belast­barkeit lesen. Zu jeder kriti­schen Marke gehören zwei Angaben: Ist sie am voraus­sicht­lichen Anmel­detag benut­zungs­pflichtig, und beansprucht sie einen breiten Oberbe­griff, von dem das Vorhaben nur einen Teil berührt? Beides zusammen eröffnet Spielraum, den eine Benut­zungs­re­cherche klärt; der Inter­net­auf­tritt des Inhabers klärt ihn nicht. 

Siebtens die Empfehlung als Strategie formu­lieren, nicht als Ampel: unter welchen Bedin­gungen angemeldet wird, welches Wider­spruchs­risiko verbleibt, dass die Anmeldung selbst eine vorbeu­gende Abmahnung auslösen kann, und dass die Rücknahme der Anmeldung der Ausweg ist. Eine Empfehlung mit diesen vier Angaben ist eine Entschei­dungs­grundlage; eine ohne sie ist es nicht. 

Weitere Erläu­te­rungen finden Sie bei B2.LEGAL zur Verwechs­lungs­gefahr im Marken­recht und zum Waren- und Dienst­leis­tungs­ver­zeichnis.

Häufige Fragen zur Marken­ent­wicklung und Kollisionsprüfung

Fazit

Die Frage „Können wir den Namen anmelden?“ greift zu kurz. Die Frage ist, unter welchen Bedin­gungen, mit welchem Risiko und mit welchem Ausweg. Eine Kolli­si­ons­prüfung, die nur die Angriffs­seite ausar­beitet, produ­ziert Abratungen; eine, die nur die Entlas­tungs­seite kennt, produ­ziert Wider­sprüche. Die Empfehlung, die ein Team braucht, liegt dazwi­schen und steht auf vier Angaben: Kennzeich­nungs­kraft des älteren Rechts, konkrete Waren­ähn­lichkeit, Belast­barkeit am Anmel­detag und ein benannter Lösungsweg. 

Für Teams, die Marken in Serie entwi­ckeln, heißt das: drei bis fünf Kandi­daten statt einem in die Recherche, das Verzeichnis als Teil des Briefings, die Benut­zungslage als eigener Prüfschritt und die Empfehlung als Strategie statt als Ampel. Das kostet am Anfang des Projekts einen Tag und spart am Ende das Rebranding.