1. Verfalls­ver­fahren: Das unter­schätzte Risiko im Markenbestand

Marken­in­haber verlassen sich häufig auf die Eintragung ihrer Marke – zu Unrecht. Denn selbst eine einge­tragene Marke kann jederzeit angegriffen werden, etwa durch einen Verfalls­antrag wegen Nicht­be­nutzung (§ 49 Abs. 1 MarkenG). Wer seine Marke nicht ernsthaft benutzt, verliert sie. Für Wettbe­werber ist dies ein beliebtes Mittel zur Berei­nigung von Registern. 

Im Zentrum eines solchen Verfahrens steht der Benut­zungs­nachweis – und damit unwei­gerlich die Frage: Wer muss was beweisen?

Der BGH-Fall „NJW-Orange“ (GRUR 2019, 165) liefert hierzu eine wegwei­sende Klarstellung zur Darle­gungs- und Beweislast im Verfalls­ver­fahren – mit weitrei­chender Bedeutung, insbe­sondere für abstrakte Marken­formen wie Farbmarken. 

2. Der Sachverhalt: Streit um eine Farbmarke im Verlagswesen

Die Marke in Streit war die Farbe Orange (Pantone 151 C), einge­tragen für juris­tische Fachzeit­schriften – konkret: die bekannte „Neue Juris­tische Wochen­schrift“ (NJW), heraus­ge­geben von C.H. Beck. Die Antrag­stel­lerin beantragte die Löschung der Farbmarke wegen Verfalls. Sie behauptete, die Marke werde nicht (mehr) ernsthaft benutzt. 

Der Marken­in­haber vertei­digte sich mit dem Hinweis, dass seine Zeitschriften in der besagten Farbe gestaltet seien – insbe­sondere der Einband der NJW – und dass dies als marken­mäßige Benutzung zu werten sei. 

Der Streit ging bis zum Bundes­ge­richtshof – mit der zentralen Frage: Wer trägt die Beweislast für die ernst­hafte Benutzung?

3. Die Entscheidung des BGH – abgestufte Beweislast

a. Grundsatz: Antrag­steller muss Nicht­be­nutzung substan­tiiert darlegen

Der BGH stellte zunächst klar, dass im Verfalls­ver­fahren wegen Nicht­be­nutzung keine automa­tische Umkehr der Beweislast gilt. Der Antrag­steller trägt zunächst die Oblie­genheit, konkrete Anhalts­punkte für eine Nicht­be­nutzung substan­tiiert vorzu­tragen. Pauschale Behaup­tungen reichen nicht. 

Im konkreten Fall hatte die Antrag­stel­lerin etwa geltend gemacht, dass auf den Zeitschriften keine marken­mäßige Verwendung der Farbe erfolge, keine Marken­kenn­zeichnung mit Farbbezug existiere und der Farbton nicht konstant verwendet werde. 

b. Danach: Marken­in­haber trägt die volle Beweislast für Benutzung

Erfüllt der Antrag­steller diese Hürde, geht die Beweislast über auf den Marken­in­haber. Dieser muss dann substan­tiiert darlegen und beweisen, dass die Marke ernsthaft für die einge­tra­genen Waren/Dienstleistungen verwendet wurde – nicht nur formal, sondern im marken­recht­lichen Sinn. 

Hierbei gelten dieselben Maßstäbe wie auch sonst beim Benutzungsnachweis: 

• Art, Dauer, Umfang und Häufigkeit der Nutzung
• marken­mäßige Verwendung (nicht bloß dekorativ)
• Bezug zur konkreten einge­tra­genen Ware oder Dienstleistung

Im Fall „NJW-Orange“ stellte sich insbe­sondere die Frage, ob die durch­gängige Verwendung eines bestimmten Orangetons auf dem Zeitschrif­ten­cover eine Herkunfts­funktion erfüllte – oder bloß dekorativ war. 

c. Ergebnis: Keine automa­tische Schutz­ver­mutung zugunsten der Farbmarke

Der BGH stellte sich nicht auf den Stand­punkt, dass die langjährige Gestaltung der Zeitschrift mit einem orangen Umschlag allein genüge. Entscheidend war vielmehr, ob die Farbver­wendung tatsächlich als Hinweis auf die betrieb­liche Herkunft der Zeitschrift wahrge­nommen wird – also marken­mäßig, nicht bloß gestalterisch. 

4. Praxis­folgen für Marken­in­haber – besonders bei Farbmarken

a. Schutz­be­reich nicht-tradi­tio­neller Marken ist begrenzt

Farbmarken, Klang­marken oder andere sog. nicht-tradi­tio­nelle Marken­formen unter­liegen besonders strengen Anfor­de­rungen beim Benut­zungs­nachweis. Da ihr Herkunfts­hin­weis­cha­rakter nicht ohne Weiteres unter­stellt werden kann, muss im Streitfall präzise dargelegt werden, dass der Verkehr die konkrete Farbe mit einem bestimmten Anbieter verbindet. 

b. Strate­gische Beweis­vor­sorge ist unerlässlich

Die Entscheidung zeigt: Marken­in­haber müssen frühzeitig dokumen­tieren, wie die Marke tatsächlich einge­setzt wird – idealer­weise mit beglei­tender Markt­for­schung, Werbe­ma­te­rialien, Produkt­ab­bil­dungen, Umsatz­zahlen und Vertriebs­ka­nälen. Dies gilt umso mehr bei Farbtönen, deren marken­mäßige Verwendung oft bestritten wird. 

c. Der „Verwen­dungsgrad“ muss marken­mäßig sein

Es reicht nicht, dass ein Farbton „irgendwo“ im Produkt­design vorkommt. Entscheidend ist, ob er wieder­kehrend, syste­ma­tisch und herkunfts­hin­weisend verwendet wird – etwa als einziger Farbton einer Serie, flankiert durch Werbe­aus­sagen, oder begleitet durch ein bewusstes Branding. 

5. Fazit: Der Fall „NJW-Orange“ zwingt zur aktiven Markenpflege

Der BGH hat mit dieser Entscheidung klarge­stellt, dass Marken­in­haber in Verfalls­ver­fahren nicht auf bloße Schutz­ver­mu­tungen setzen können. Es gilt das Prinzip: Wer Schutz beansprucht, muss Nutzung belegen können – und zwar im Sinne des Marken­rechts, nicht bloß im Sinne der Optik. 

Gerade bei abstrakten oder minima­lis­ti­schen Marken­formen genügt es nicht, auf jahrzehn­te­lange Gestal­tungs­tra­di­tionen zu verweisen. Entscheidend ist, ob das Zeichen im Markt eine Herkunfts­funktion erfüllt – und dies auch nachweisbar ist. 

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